ECLI:NL:PHR:2021:244

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer20/01478

Zitting12 maart 2021

CONCLUSIE

B.J. Drijber

In de zaak van

Adidas AG,

eiseres tot cassatie,

advocaat: H.J. Pot

tegen

H&M Hennis & Mauritz Netherlands B.V.,

verweerster in cassatie,

advocaten: W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels

Deze zaak gaat over de vraag of verweerster in cassatie (hierna:
H&M) inbreuk maakt op beeldmerken met drie strepen waarvan eiseres tot cassatie (hierna:
adidas) houdster is. H&M bood in 1997 fitness-kleding aan met twee strepen die, net als de merken van adidas, zijn gepositioneerd op de mouwen en de broekspijpen van sportkleding. Adidas is daartegen in kort geding opgekomen. Die procedure heeft alles bij elkaar 18 jaar geduurd. Eind 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden, na verwijzing door de Hoge Raad, dat H&M inbreukmakend heeft gehandeld. Adidas heeft vervolgens tegen H&M de onderhavige bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank Den Haag. In lijn met hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde die rechtbank dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken van H&M en de beeldmerken van adidas. Het hof Den Haag heeft de vorderingen van adidas afgewezen op de grond dat de door H&M gebruikte twee strepen niet onder het door adidas geformuleerde petitum vallen. De tussenruimte tussen de twee strepen is kleiner dan de tussenruimte tussen de drie strepen op de kleding van adidas, die even breed is als een streep. Het hof heeft (ten overvloede) geoordeeld dat H&M geen merkinbreuk heeft gemaakt.

1.Feiten

1.1

In deze zaak kan van het volgende worden uitgegaan.^[1]

1.2

Adidas is ingevolge Benelux- en internationale inschrijvingen rechthebbende op een beeldmerk, gevormd door een uit drie strepen bestaand motief op een contrasterende ondergrond voor sport- en vrijetijdskleding. Ik duid deze merken in het enkelvoud aan als “
het driestrepenmerk”.

1.3

Het bestreden arrest bevat in rov. 1.1 een afbeelding van elk van de negen beeldmerken waarop adidas zich in deze bodemprocedure heeft beroepen. Ik geef twee van die merken weer: één voorbeeld van een kledingstuk voorzien van drie parallelle zwarte strepen op een witte achtergrond en één voorbeeld van een kledingstuk voorzien van drie parallelle witte strepen op een zwarte achtergrond:^[2]

1.4

Medio 1997 heeft adidas geconstateerd dat H&M onder de naam “Work Out” fitnesskleding verkocht. Deze kleding is op de mouw en de schouders van de shirts en de zijkant van de broek (in korte en lange uitvoering) voorzien van twee parallel lopende verticale witte strepen (hierna: “
de Work Out-kleding”) en ziet er zo uit:

1.5

Adidas heeft bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de Work Out-kleding. H&M was niet bereid toe te zeggen het gebruik van twee parallelle, verticale strepen op kleding (hierna ook: “
het tweestrepenteken”) te zullen staken.

1.6

Samen met Adidas Benelux B.V. heeft adidas H&M in kort geding gedagvaard voor de (toenmalige) rechtbank Breda en een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het driestrepenmerk van adidas of enig ander teken dat daarmee overeenstemt, zoals het tweestrepenteken op de Work Out-kleding.

1.7

Nadat de president van de rechtbank Breda bij vonnis van 2 oktober 1997^[3]de vordering van adidas grotendeels had toegewezen, zijn partijen via het gerechtshof Den Bosch (eindarrest van 29 maart 2005),^[4]de Hoge Raad (tussenarrest van 16 februari 2007),^[5]het Hof van Justitie (arrest van 10 april 2008)^[6]weer uitgekomen bij de Hoge Raad, die de zaak in zijn eindarrest van 11 december 2009^[7]ter verdere behandeling heeft verwezen naar het hof Arnhem-Leeuwarden.

1.8

Met Marca Mode, C&A Nederland en Vendex KBB, die ook (sport)kleding met een tweestrepenmotief op de markt hadden gebracht, heeft adidas na het eindarrest van de Hoge Raad een schikking getroffen. Met H&M werd niet geschikt en H&M heeft geen onthoudingsverklaring willen tekenen. Daarom ging de kortgedingprocedure na verwijzing alleen nog tussen adidas en H&M.

1.9

Bij arrest van 1 december 2015^[8](hierna: “
KG-arrest 2015) heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de Work Out-kleding van H&M inbreuk maakt op het driestrepenmerk van adidas en H&M bevolen dit gebruik te staken.

1.1

Van het KG-arrest 2015 is H&M niet in cassatie gegaan.

2.Procesverloop

Eerste aanleg

2.1

Ten einde te voorkomen dat de in het KG-arrest 2015 gegeven voorziening op grond van art. 1019i Rv^[9]haar werking zou verliezen, heeft Adidas H&M bij dagvaarding van 28 december 2015 gedagvaard voor de rechtbank Den Haag (hierna:
de rechtbank). Adidas heeft (geen verklaring voor recht maar) een verbod gevorderd. Na eiswijziging heeft zij gevorderd H&M te bevelen in de Benelux op straffe van verbeurte van een dwangsom (mijn onderstreping):^[10]

“… te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot) ieder gebruik van een motief van twee verticaal en parallel lopende strepen, die op gelijke afstand van elkaar lopen en een gelijke breedte hebben
en waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van een kledingstuk, en die zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, waaronder (maar niet beperkt tot) het twee-strepenteken waarvan de gewraakte inbreukmakende kleding van H&M is voorzien en H&M meer in het bijzonder te verbieden dergelijke inbreukmakende (sport)kleding in de Benelux aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren en/of voor één van deze doeleinden in voorraad te hebben …”.

2.2

Adidas heeft daartoe gesteld dat door het gebruik van een tweestrepenmotief op de Work Out-kleding inbreuk op het driestrepenmerk wordt gemaakt, als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub b, althans sub c BVIE (oud).^[11]

2.3

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 november 2017 het gevorderde toegewezen.^[12]Daartoe heeft de rechtbank geoordeeld dat H&M met de Work Out-kleding een sub b-inbreuk heeft gemaakt. Aan de sub-c-grondslag is de rechtbank niet toegekomen.^[13]

Hoger beroep

2.4

Bij exploot van 8 februari 2018 is H&M in hoger beroep gekomen bij het hof Den Haag (hierna:
het hof). H&M heeft vijftien grieven aangevoerd en – samengevat – gevorderd dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en het hof de vorderingen zal afwijzen en adidas zal veroordelen tot terugbetaling van al hetgeen door H&M uit hoofde van het bestreden vonnis is betaald.

2.5

Bij arrest van 28 januari 2020^[14]heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het door adidas gevorderde afgewezen.

2.6

Bij de behandeling van de grieven tegen het oordeel van de rechtbank dat H&M een
sub b-inbreukheeft gemaakt, heeft het hof de beoordelingsmaatstaf vooropgesteld:

“20. Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten, in casu, nu het om (sport)kleding gaat, het grote publiek.”

2.7

Vervolgens heeft het hof overwogen:

“21. De rechtbank heeft vastgesteld dat de dat de door Adidas ingeroepen beeldmerken ieder bestaan uit een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De strepen zijn voorts telkens aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk.

22. Het hof begrijpt dat H&M met grief XI (de punten 95 en 97 MvG in samenhang lezend) bezwaar maakt tegen de formulering van het element “
visueel min of meer" in kenmerk V en tegen de samenvatting van de merken.

23. De discussie tussen partijen is niet zozeer gegaan over de omschrijving van de kenmerken van de merken of ‘
hetdrie-strepenmerk’, maar vooral over de vraag wanneer sprake is van inbreuk door een ‘twee-strepenteken’ en over omvang en omschrijving van het inbreukverbod. Daar het hof, zoals blijkt uit hetgeen hierna in rechtsoverweging 25 e.v. wordt overwogen, van oordeel is dat de Work Out-kleding niet aangemerkt kan worden als een hiervoor omschreven twee-strepenteken dat volgens adidas inbreuk maakt en niet valt onder het verbod, zoals door adidas beperkt, is niet relevant of de rechtbank de merken mocht samenvatten en zo, ja of zij dat op juiste wijze heeft gedaan.

24. Overigens maakt H&M terecht bezwaar tegen het element “visueel min of meer” in kenmerk V van de omschrijving van ‘het drie-strepenmerk’ door de rechtbank. Uit de merkregistraties blijkt naar het oordeel van het hof dat de tussenruimtes tussen de strepen gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Adidas heeft in eerste aanleg ook niet gesteld dat dit anders zou zijn. Zij stelde dat het drie-strepenmerk bestaat uit drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte en dat voor de breedte van de tussenruimte tussen de strepen geldt dat de strepen op gelijke afstand van elkaar staan. In dit hoger beroep stelt adidas wel dat uit de verschillende merkinschrijvingen niet volgt wat de exacte tussenruimte tussen de strepen is en dus een kenmerk van alle merken volgens de merkregistraties is dat de tussenruimtes een breedte hebben die
visueel min of meergelijk is aan de breedte van de strepen. Dit verdraagt zich naar het oordeel van het hof slecht met de stelling dat de merken tezamen kunnen worden aangeduid als ‘het drie-strepenmerk’. Dat lijkt alleen mogelijk als de merken gelijk en niet min of meer gelijk zijn. Het hof merkt op dat uit het arrest van het Gerecht in de zaak adidas c.s./EUIPO van 19 juni 2019 (T-307/17, ECLI:EU:T:2019:427) valt af te leiden dat adidas zelf meent dat haar (gebruikte) merken gelijk zijn aan het in die zaak aan de orde zijnde (inmiddels nietig verklaarde) beeldmerk

Ook in dit teken zijn naar het oordeel van het hof de tussenruimtes gelijk aan de breedte van de strepen.

25. Adidas vorderde aanvankelijk in haar inleidende dagvaarding een verbod op het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van de schouders, mouwen en broekspijpen van sport- en vrijetijdskleding. Na kritiek van H&M dat dit verbod te ruim was, heeft adidas (vergelijk punten 131 ev MvA), in eerste aanleg haar eis gewijzigd door haar verbodsvordering bij pleidooi (zie onder meer punt 24 pleitnota adidas) te herformuleren. Tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg is namens adidas verklaard:

“Waar Adidas zich tegen verzet is het gebruik van strepen van gelijke breedte die parallel van elkaar lopen op een afstand die visueel min of meer even breed oogt als de breedte van de strepen zelf (...) Adidas wijzigt haar eis in zoverre dat de beperking ‘dat de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen' wordt toegevoegd aan het gewijzigde petitum zoals geformuleerd in 24 van de pleitnota (...).
”

De eiswijziging was dus, ook gelet op de herhaaldelijke stelling van adidas dat zij met haar drie-strepenmerk niet de intentie heeft twee-strepentekens als zodanig te monopoliseren (zie punten 61-63 MvA), bedoeld als beperking tot het gebruik van een motief van twee verticaal en parallel, op gelijke afstand van elkaar lopende strepen als hiervoor omschreven, waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, waaronder de Work Out-kleding van H&M (zie punten 132-137 MvA en 27-29 pleitnota adidas). Dat zij in haar in punt 24 van haar pleitnota geformuleerde eis een in de inleidende dagvaarding niet opgenomen algemener verbod toevoegde van “iedere verdere inbreuk op het drie-strepen beeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot)”, kan onder deze omstandigheden niet gezien worden als een eisvermeerdering. In ieder geval moet uit haar stellingen worden afgeleid dat adidas zich op het standpunt stelt dat slechts het hiervoor omschreven gebruik van twee strepen op kleding inbreuk op haar merken maakt.

26. Ervan uitgaande dat slechts door het gebruik van een twee-strepen teken op sportkleding als door adidas omschreven inbreuk wordt gemaakt op de merken van adidas, is het hof van oordeel dat H&M door het gebruik van de Work Out-kleding geen inbreuk heeft gemaakt. Naar het oordeel van het hof kan niet gezegd worden dat de tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen. Gelet op de tijdens het pleidooi in hoger beroep overgelegde Work Out-broek, de foto’s van de Work Out-kleding overgelegd als producties 30 en 36 tweede deel, H&M) en de foto’s in de Kien-rapporten van mei 2015 en juni 2018 (producties 14 en 26 adidas) en het Attention Architects-rapport van januari 2019 (productie 42 H&M), is het hof van oordeel dat de tussenruimte relevant kleiner is dan de breedte van de strepen. Dat de breedte van de tussenruimte bij gebruik kan uitrekken kan daaraan (niet voldoende) afdoen. Allereerst blijkt uit voormelde foto’s dat de tussenruimte bij normaal gebruik (bij gebruik op de wijze waarop dat is bedoeld door de gemiddelde consument van deze kleding) niet relevant uitrekt. Bij de vraag of H&M inbreuk maakt, moet het teken primair worden beoordeeld zoals dat wordt gebruikt/ te koop aangeboden door H&M en daarnaast zoals het door de consument op normale en bedoelde wijze wordt gebruikt. Met van dat gebruik afwijkend gebruik door derden (bijvoorbeeld gebruik waarbij het teken vervormt doordat een veel te strak kledingstuk wordt aangetrokken) behoeft geen rekening te worden gehouden.

27. Op grond van het bovenstaande dient het inbreukverbod te worden afgewezen voor zover dat betrekking heeft op de Work Out-kleding. Dat geldt om dezelfde redenen ook voor zover de vordering is gebaseerd op de sub c-grondslag.

28. Het oordeel van het hof dat geen sprake is van inbreuk door het gebruik van de Work Out-kleding brengt mee dat geen sprake is van concrete inbreuk. Niet gesteld of gebleken is immers dat H&M, afgezien van de Work Out-kleding, twee-strepenkleding heeft aangeboden. Ook is geen sprake van een concrete dreiging van inbreuk. De omstandigheid dat H&M geen onthoudingsverklaring heeft willen tekenen en heeft aangegeven vrij te willen zijn in de toekomst (niet inbreukmakende) kleding met twee strepen op de markt te brengen is onvoldoende om een concrete dreiging van inbreuk aan te nemen. Dit leidt ertoe dat er geen plaats is voor een (op straffe van verbeurte van een dwangsom) op te leggen inbreukverbod en dat de grieven I t/m IV en grief IX in zoverre slagen. Dat H&M een, na sommatie direct verwijderde, trui met drie of vijf strepen heeft aangeboden doet daar niet aan af, nu het in deze zaak slechts gaat om (dreigende) inbreuk door het gebruik van twee-strepentekens op kleding. Terzijde merkt het hof op dat geen verklaring voor recht is gevorderd. Het bovenstaande impliceert niet dat het hof van oordeel is dat geen enkel twee-strepenteken inbreuk zou maken. Daarover heeft het hof niet geoordeeld.”

2.8

Op grond van de voorgaande overwegingen heeft het hof geoordeeld dat de grieven XI, XII, XIV en XV van H&M slagen (rov. 29).

2.9

Vervolgens heeft het hof in dat kader enkele rechtsoverwegingen gewijd aan de vraag of sprake zou zijn van een sub-b inbreuk, indien de door adidas aangebrachte beperking van haar vordering achterwege was gebleven. Dat is volgens het hof niet het geval omdat ook dan de (mate van) overeenstemming tussen de merken van adidas en het teken van H&M te gering zou zijn geweest om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Het hof heeft het volgende overwogen:

“30. Het hof overweegt ten overvloede, dat naar zijn oordeel overigens, ook afgezien van de door adidas aangebrachte beperking van haar vordering en haar standpunt dat slechts door gebruik van een twee-strepenteken als hiervoor omschreven inbreuk wordt gemaakt, de Work Out-kleding geen sub b-inbreuk maakt op (één van) de ingeroepen merken van adidas. Naar het oordeel van het hof wordt het totaalbeeld van de merken in het bijzonder bepaald door de specifieke combinatie van drie verticale parallel lopende strepen, met tussenruimtes die gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Hierdoor is sprake van een meervoudige herhaling van bestanddelen (drie dezelfde zwarte of witte strepen, twee dezelfde streepvormige contrasterende tussenruimtes en vijf gelijke strepen in verschillende kleuren), ofwel een patroon. De strepen vormen met de tussenruimtes een “regelmatige eenheid”, die een aanzienlijk deel van de schouder/mouwen en de zijkant van de broek bedekt. Het teken op de Work Out-kleding bestaat uit een combinatie van twee losstaande strepen, die ook gezien kunnen worden als één dikke streep met een lijntje ertussen en die geen patroon vormen, nu de meervoudige herhaling ontbreekt; er is slechts sprake van een enkelvoudige herhaling van de streep. In aanmerking nemende dat een streep op zichzelf en ook een willekeurige combinatie van twee strepen zo eenvoudig en banaal is dat die geen onderscheidend vermogen heeft, zijn de strepen op zichzelf slechts in geringe mate bepalend voor het totaalbeeld van de merken en het teken, maar is het de specifieke combinatie van de strepen en de tussenruimtes (het patroon) die (dat) het totaalbeeld bepaalt. Hieraan staat niet in de weg dat de merken zijn ingeburgerd, daar het publiek, dat (zoals H&M uitvoerig heeft onderbouwd en adidas niet gemotiveerd heeft betwist) gewend is aan strepen op kleding, daardoor slechts de specifieke “adidas-combinatie” van strepen en tussenruimtes als merk is gaan percipiëren. Daar de “adidas-combinatie” van strepen en tussenruimtes in de merken en het teken op de Work Out-kleding relevant afwijken (het aantal strepen, de breedte van de tussenruimtes en de gevolgen daarvan voor het totaalbeeld) is het hof van oordeel dat slechts sprake is van een zeer geringe mate van overeenstemming tussen de merken en het teken.

31. Daar deze overeenstemming zo gering is en die overeenstemming voorts uitsluitend wordt veroorzaakt door de in de merken en het teken voorkomende niet-onderscheidende bestanddelen (de strepen), is het hof van oordeel dat, ook als wordt aangenomen dat adidas een bekend merk is met een grote beschermingsomvang en dat sprake is van (soort)gelijke waren, niet kan worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar.”

2.1

Het hof heeft nog enkele door adidas overgelegde marktonderzoeksrapporten besproken, en geoordeeld dat deze onderzoeken onvoldoende reden geven om aan te nemen dat wél sprake is van verwarringsgevaar (rov. 32-44).

2.11

Ten slotte is het hof, eveneens ten overvloede, toegekomen aan de sub c-grondslag:

“45. Eveneens ten overvloede merkt het hof op [dat] de inbreukvordering (ook afgezien van hetgeen hiervoor in rechtsoverwegingen 25-27 is overwogen) ook niet toewijsbaar is op de sub c-grondslag. Ervan uitgaande dat adidas een bekend merk is en het relevante publiek het vereiste verband tussen de adidas-merken en het teken op de Work Out-kleding zal leggen, heeft adidas onvoldoende onderbouwd dat door het gebruik van de Work Out-kleding ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, gelet op de eisen die door het Hof van Justitie daaraan worden gesteld (zie HvJEU 14 november 2013, C-383/12P, ECLI:EU:C:2013:741 (Wolf) en 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, Iron&Smith/Unilever). Concreet heeft adidas daartoe slechts gesteld dat sprake is van verwarringsgevaar, welke stelling hiervoor door het hof is verworpen.

46. Aan het bovenstaande doet het beroep van adidas op andere uitspraken over strepentekens en door derden getekende onthoudingsverklaringen niet af. Het hof beoordeelt deze zaak op zijn eigen merites. Bovendien gaat het daarbij om andere strepentekens dan het onderhavige twee-strepenteken.”

2.12

Gelet op een en ander heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd en het inbreukverbod heeft afgewezen, onder veroordeling van adidas in de proceskosten.

Cassatie

2.13

Adidas heeft – tijdig – cassatieberoep ingesteld en vernietiging van het arrest van het hof gevorderd. H&M heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten door hun advocaten, H&M mede door mr. G.S.C.M. van Roeyen (haar advocaat in feitelijke instanties). Adidas heeft gerepliceerd en H&M heeft gedupliceerd.

3.Juridisch kader

Toepasselijke regelgeving

3.1

In deze zaak gaat het om Benelux-merken en internationale merkregistraties.^[15]Deze vallen onder de reikwijdte van de Europese Merkenrichtlijn 2015/2436.^[16]

3.2

De nationale regelgeving inzake merkenrecht is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (
BVIE), dat op 1 september 2006 in werking is getreden. Voordien gold de Benelux Merkenwet. Bij protocol van 11 december 2017,^[17]dat per 1 maart 2019 in werking is getreden, is het BVIE gewijzigd om de met Merkenrichtlijn 2015/2436 ingevoerde wijzigingen te implementeren.

3.3

De uitsluitende rechten van de merkhouder staan in het tweede lid van art. 2.20 BVIE. Dat luidt:

“2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;

c. gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. (…).”

3.4

Art. 2.20 lid 2 BVIE, aanhef en onder a-c, verschilt niet in enig voor deze zaak wezenlijk opzicht van art. 2.20 lid 1 (oud) BVIE.

Rechtspraak over de sub b-grond

3.5

Ik sta stil bij de omvangrijke rechtspraak over achtereenvolgens de sub b-grond, de sub c-grond en het driestrepenmerk van adidas.^[18]

3.6

De sub b-grond luidde aanvankelijk als volgt (mijn onderstreping) :

“b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan,
inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

Het onderstreepte zinsdeel heeft de vraag doen rijzen of associatiegevaar voldoende is voor merkinbreuk, zoals het geval was onder het oude Benelux-merkenrecht? Of diende steeds te zijn voldaan aan de eis van verwarringsgevaar? Art. 10 lid Pro 2, sub b, van Richtlijn 2015/2436, zoals omgezet in het zojuist geciteerde art. 2.20 lid 2 sub b, BVIE, maakt duidelijk dat steeds verwarringsgevaar is vereist, die echter het gevolg kan zijn van associatie met het oudere merk. Associatiegevaar is als zodanig niet een alternatief voor verwarringsgevaar, maar kan wel een factor zijn die een rol speelt bij de beoordeling of in een concreet geval zich verwarringsgevaar voordoet.^[19]

3.7

Verwarringsgevaar omvat behalve direct verwarringsgevaar (publiek kan merk en teken door elkaar halen) ook indirect verwarringsgevaar (publiek kan menen dat de houder van het merk en de gebruiker van het teken economische banden hebben).^[20]Ook is uitgemaakt dat niet alleen verwarring op het moment van aankoop van producten relevant is, maar ook de verwarring die kan ontstaan na en buiten de omgeving van aankoop (‘
post sale confusion’).^[21]

3.8

In het arrest
Sabel / Pumauit 1997 heeft het HvJ overwogen dat verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.^[22]Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de conflicterende tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

3.9

Uit het arrest
Sabel / Puma, dat nog steeds richtinggevend is voor de uitleg van de sub b-grond, blijkt dat de uit te voeren toetsing uit drie stappen bestaat: i) overeenstemming tussen merk en teken, ii) gelijke of gelijksoortige waren, en iii) omstandigheden die verwarringsgevaar meebrengen. Op basis van enkel i) en ii) kan dus niet worden geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat. En aan iii) wordt niet toegekomen indien niet aan zowel i) als ii) is voldaan.

3.1

Voor een geslaagd beroep op de sub b-grond is dus allereerst vereist dat er overeenstemming is tussen het oudere merk en het door een derde gebruikte teken. Daartoe is een bepaalde mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en/of begripsmatig gebied voldoende. Een
geringemate van overeenstemming op een van de drie gebieden is in beginsel voldoende.^[23]Bij visuele gelijkenis komt het vooral aan op het beeld van het merk en wat daarvan in het geheugen van de leden van het relevante publiek blijft hangen. Uit het arrest
Bigott-Batco / Doucalvan de Hoge Raad volgt dat de rechter bij de vergelijking meer gewicht dient te hechten aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil en dat de rechter ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel dient te betrekken.^[24]

3.11

Voor een geslaagd beroep op de sub b-grond dient vervolgens te worden nagegaan of de waren of diensten gelijk of soortgelijk (‘overeenstemmend’) zijn. Daarover kan in dit geval geen serieuze twijfel bestaan.

3.12

Tot slot dient te worden beoordeeld of bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. Uit het arrest
Levi Strauss / Casuccivolgt dat de rechter rekening moet houden met de perceptie van het publiek op het moment dat het gebruik van het inbreukmakende teken startte.^[25]De te maken vergelijking tussen merk en teken dient te berusten op de totaalindruk (vgl. 3.8 hiervoor). Bij de beoordeling dient de perceptie van de
gemiddelde consumentvan de waren en diensten in kwestie een beslissende rol in te nemen. Het Hof van Justitie overwoog in de zaak
Lloyd / Loints:^[26]

“26. Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (zie in deze zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, punt 31). Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.”

3.13

Tussen de in aanmerking te nemen factoren bestaat een zekere wisselwerking. Het Hof van Justitie oordeelde daarover als volgt in
Canon / Cannon:^[27]

“17. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. (…).”

3.14

In de daarop volgende rechtsoverweging bevestigde het Hof van Justitie dat bij sterkere merken eerder verwarringsgevaar ontstaat:^[28]

“18. Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest-Sabel, reeds aangehaald, punt 24).”

Een sterk merk neemt binnen het relevante commerciële spectrum meer ruimte in dan een zwak merk. Naar mate een merk grotere bekendheid bij het relevante publiek geniet, neemt het risico van verwarringsgevaar daarom in beginsel toe. Bij een merk dat
grotebekendheid geniet, kan het risico van verwarringsgevaar echter ook juist minder zijn. Voor de houder van een bekend merk biedt de sub c-grond aanvullende bescherming, in het bijzonder tegen aanhaken en verwatering.

Rechtspraak over de sub c-grond

3.15

Waar de sub b-grond ziet op gelijke of overeenstemmende tekens én gelijke of overeenstemmende waren of diensten, stelt de sub c-grond deze laatste voorwaarde niet. De sub c-grond is daarom vooral van belang wanneer de waren waarvoor het beweerdelijk inbreukmakende teken wordt gebruikt, niet gelijk c.q. overeenstemmend zijn met de waren waarvoor het oudere merk is geregistreerd. Dat neemt niet weg dat op de sub c-grond ook beroep kan worden gedaan als de waren (of diensten) wél gelijk of overeenstemmend zijn, zoals in deze zaak.^[29]

3.16

Om te bepalen of sprake is van een overeenstemmend teken komt het, net als bij sub b, aan op het bestaan van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming.^[30]Overeenstemmen betekent, net als in sub b, gelijk zijn of lijken op. En net als in sub b volstaat een geringe mate van overeenstemming. Is daarvan sprake, dan is voor een sub c-inbreuk niet vereist dat vanwege de overeenstemming verwarring kan ontstaan.^[31]Wel is vereist dat de overeenstemming het betrokken publiek ertoe kan brengen een
verbandte leggen tussen merk en teken. De houder van het merk hoeft dus niet aan te tonen dat het relevante publiek zich kan vergissen in de herkomst van de waren, maar wel dat het een verband legt of samenhang ziet tussen het oudere merk en het vermeend inbreukmakend teken.^[32]

3.17

Of het vereiste verband in een concreet geval bestaat dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder (i) de aard van de betrokken waren of diensten en de mate waarin deze gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, (ii) de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, (iii) de mate van bekendheid van het oudere merk, (iv) de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk of, in voorkomend geval (v) het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek.^[33]

3.18

Voor een geslaagd beroep op de c-grond ter bescherming van een bekend merk is daarnaast noodzakelijk dat een van de volgende inbreuken wordt gemaakt: dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende merk (meeliften of aanhaken) óf afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (verwatering, verschraling of vervaging) dan wel afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk (aantasting).^[34]Het Hof van Justitie heeft beslist dat niet is vereist dat de merkhouder bewijst dat er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt. De merkhouder zal wel omstandigheden moeten aanvoeren op grond waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig en niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel (voor een derde) of schade (voor de merkhouder).^[35]

3.19

In het arrest
L’Oréal / Bellureheeft het Hof van Justitie uiteengezet wat moet worden begrepen onder ongerechtvaardigd voordeel trekken, dan wel afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of reputatie:

“41 Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.

(…)

44 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, (…), punten 67‑69).”

3.2

In het arrest
Wolf, dat betrekking heeft op de registratie van een Uniemerk, ging het Hof van Justitie in op het bewijs van verwatering:^[36]

“34. Volgens de rechtspraak van het Hof veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 77 en 81. alsmede punt 6 van het dictum).

(…)

36 (…) Daaruit volgt dat, zonder het bewijs dat aan deze voorwaarde is voldaan, niet kan worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

37 Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan.”

3.21

In het arrest
Iron & Smithoverwoog het Hof van Justitie:^[37]

“33 (…) dat hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie arrest Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 67).”

Rechtspraak over het driestrepenmerk van adidas

3.22

In onderstaand overzicht worden de in rechte optredende adidas-vennootschappen kortweg aangeduid als ‘adidas’. Ik beperk mij tot Nederlandse en Europese rechtspraak, waarin de aanbieder van artikelen met twee strepen in geschil kwam met adidas wegens gestelde inbreuk op haar driestrepenmerk.

-
Adidas / Marca Mode I

3.23

In 1996 spande adidas een kort geding aan tegen
Marca Mode, voorafgaande aan het kort geding dat parallel liep met het de hiervoor genoemde kort gedingprocedure tegen H&M. Marca Mode bood onder meer sportkleding aan, die aan de zijkanten was voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen.

3.24

Bij arrest van 6 november 1998 stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen over de verhouding tussen verwarringsgevaar en associatiegevaar. De Hoge Raad vroeg of het uitsluitend recht in sub b de merkhouder toestaat om aan een derde het gebruik van een teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig groot is dat niet is uitgesloten dat die associatie verwarring kan doen ontstaan. Dit zou betekenen dat voor bekende merken het positieve bewijs van verwarringsgevaar niet zou hoeven te worden geleverd.

3.25

Het Hof van Justitie wilde daar niet van weten. Onder verwijzing naar de arresten
Sabel / Pumaen
Canon / Cannon^[38]overwoog het onder meer:^[39]

“41. De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.”

-
Adidas / Fitnessworld

3.26

In 1997 heeft adidas een kort geding aangespannen tegen Fitnessworld en een verbod gevorderd om een met het driestrepenmotief van adidas overeenstemmend teken te gebruiken, namelijk een door Fitnessworld gebezigd tweestrepenmotief. Het toenmalige hof Arnhem wees de vorderingen af.^[40]Daartoe overwoog het als volgt:

“5.10 Uitgaande van het beginsel dat bij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt, acht het hof in het onderhavige geval voorshands toch geen verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek waarop Adidas zich richt, is vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurdere merkkleding. Dit publiek weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen motief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet, zoals de door Fitnessworld verhandelde sport- en vrijetijdskleding, ook al zijn daarop de twee strepen op dezelfde wijze aangebracht als de drie strepen van Adidas. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Daarbij acht het hof bij een globale beoordeling van de totaalindruk de aanwezigheid van drie strepen een onderscheidend en dominerend bestanddeel.”

3.27

De gedachte dat de bekendheid van een merk een obstakel is voor het aannemen van verwarringsgevaar lijkt niet goed te rijmen met de basisregel uit
Sabel / Pumadat hoe bekender een merk is, hoe eerder verwarringsgevaarte duchten is.^[41]Zoals ik evenwel heb opgemerkt in 3.14, vind ik de gedachte dat juist bij (zeer) sterke merken het publiek zich niet zo snel zal vergissen zeker niet onverdedigbaar. Een ander kritiekpunt op deze Arnhemse uitspraak werd door Gielen geuit: voor beoordeling van verwarringsgevaar is niet alleen het moment van aankoop van (in dit geval) de kleding relevant is maar ook de verwarring die daarna in het hoofd van de consument kan spelen.de hiervoor in 3.7 reeds genoemde
post sale confusion.^[42]

3.28

In het tegen deze uitspraak gerichte cassatieberoep heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de sub c-grond (destijds was dat art. 5 lid 2 Eerste Pro Merkenrichtlijn).^[43]In het arrest van het Hof van Justitie wordt bevestigd dat, indien een lidstaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid bekende merken bescherming tegen verwatering te bieden, die bescherming ook moet worden verleend voor soortgelijke waren of diensten.^[44]Verder oordeelt het Hof van Justitie dat voor toepassing van de sub c-grond verwarringsgevaar niet is vereist. Wel moet het betrokken publiek een verband zien tussen het teken en het merk (vgl. 3.16 hiervoor).

-
Adidas / Marca Mode II (en H&M)

3.29

Dit is de reeds genoemde kort gedingprocedure die vooraf is gegaan aan de onderhavige bodemprocedure. Het hof Den Bosch, dat de zaken in hoger beroep gevoegd behandelde, overwoog met betrekking tot de bekendheid van het driestrepenmerk het volgende:^[45]

“4.17 In het hierna volgende zal het hof er (veronderstellenderwijs) van uitgaan dat het drie-strepen-beeldmerk van Adidas aangemerkt kan worden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs. Naar het oordeel van het hof kan het beeldmerk overigens niet als een van huis uit sterk merk worden gezien aangezien een drie-strepen-motief als dat van het beeldmerk op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen kan worden toegedicht. Echter, als gevolg van de intensieve reclamecampagnes van Adidas is in die aanvankelijke situatie verandering gekomen, in die zin dat aan het beeldmerk als zodanig in 1996 door inburgering grote onderscheidende kracht toegeschreven dient te worden. Dat betekent dat aan het beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het drie-strepen-motief gaat. Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.”

3.3

Genoemd hof overwoog met betrekking tot de sub b-grond:

“4.20 (…) het gaat in dit geval om de visuele gelijkenis tussen enerzijds het beeldmerk zoals het door Adidas is gedeponeerd, kort gezegd: het drie-strepen-beeldmerk, en anderzijds het teken zoals het in 1996 door Marca en C&A op meergenoemde kledingstukken is gebruikt, het twee-strepen-motief. Aan Adidas kan worden toegegeven dat bij deze vergelijking punten van overeenstemming zijn aan te wijzen: het gaat in beide gevallen om een aantal parallelle, verticale strepen van gelijke breedte langs de zijkant van de kledingstukken in een ten opzichte van de ondergrond contrasterende kleur. Anders dan Adidas acht het hof evenwel het verschilpunt tussen merk en teken niet marginaal maar wezenlijk omdat het verschil direct opvalt: het beeldmerk betreft immers drie strepen, terwijl het teken steeds uit twee strepen bestaat. Dit essentiële, want direct in het oog springende verschil verhindert naar het oordeel van het hof dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Adidas en het teken zoals dit door Marca en C&A is gebruikt dat daardoor gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken dan wel tussen de gerechtigden op het merk en de gebruikers van het teken.

4.21

Hierop strandt het beroep van Adidas op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub b BMW, ook indien voor het overige wordt uitgegaan van de omstandigheden zoals door Adidas gesteld met betrekking tot de (soort)gelijkheid van de waren, de wijze van gebruik van het teken, het in aanmerking komende publiek en de samenhang tussen de verschillende factoren die bij de beoordeling een rol spelen.”

3.31

In cassatie stelde de Hoge Raad opnieuw vragen aan het Hof van Justitie.^[46]Dat oordeelde allereerst dat de vrijhoudingsbehoefte (
Freihaltebedürfnis) alleen in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken. Daarentegen mag bij de bepaling van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht met de vrijhoudingsbehoefte^[47]geen rekening worden gehouden, ook niet om het begrip ‘verwarringsgevaar’ in te vullen.^[48]Evenmin speelt de vrijhoudingsbehoefte een rol bij de uitleg van de beschermingsomvang van een bekend merk ingevolge de c-grond.^[49]

3.32

Omtrent de sub b-grond overwoog het Hof van Justitie onder meer:

“35 In casu moet (…) worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van sport en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te menen dat die wordt verhandeld door adidas (…) een daarmee economisch verbonden onderneming.

36 Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht.”

Hierbij legde het Hof van Justitie een verband tussen de beschermingsomvang en de wezenlijke functie van het merk.^[50]

3.33

Na dit arrest van het Hof van Justitie vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof Den Bosch en verwees de zaak naar het hof Arnhem-Leeuwarden.^[51]Dat hof heeft de vorderingen van Adidas tegen H&M (de enige toen nog overgebleven wederpartij) toegewezen. Dit is het KG-arrest 2015.^[52]

3.34

Naar het oordeel van het hof Arnhem-Leeuwarden slaagt het beroep van Adidas op de sub b-grond (mijn onderstreping):

“7.12 De in het geding betrokken beeldmerken (...) bestaan uit een motief van i) drie, ii) verticaal en iii) parallel lopende strepen van iv) gelijke breedte die zijn aangebracht over de v) gehele lengte van vi) de zijkant van de vii) schouders, viii) mouwen en ix) broekspijpen van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de x) basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Naar het oordeel van het hof zijn alle hiervoor genoemde kenmerken bepalend voor het totaalbeeld dat door het driestrepenbeeldmerk wordt opgeroepen.
Het aantal strepen is één van deze kenmerken en niet het enige onderscheidende element van het drie-strepenbeeldmerk, zoals H&M ten onrechte stelt.

7.13

H&M heeft een groot aantal kenmerken van het drie-strepenbeeldmerk in het door haar gehanteerde twee-strepenmotief overgenomen. Zo bestaat het door H&M gebruikte teken ook uit een motief van verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, de mouwen en de broekspijpen van de betrokken kledingstukken.
Aan de stelling van H&M dat de afstand tussen de twee strepen, anders dan de afstand tussen de strepen bij het driestrepenbeeldmerk, niet gelijk is aan de breedte van de strepen gaat het hof voorbij, nu dat verschil zo minimaal is dat dit niet door het relevante publiek niet zal worden opgemerkt. Temeer niet nu van de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van dergelijke alledaagse consumentengoederen als sport- en vrijetijdskleding geen bijzondere oplettendheid kan worden verwacht.

3.35

Ook het beroep van Adidas op de c-grond slaagt:

“7.21 De bij de beoordeling van de b-grond vastgestelde overeenstemming geldt tevens en eens temeer voor de c-grond. Het voorlopig oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar betekent noodzakelijkerwijs dat het relevante publiek een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken. Dat het publiek een verband legt is op zich nog niet voldoende voor een geslaagd beroep van Adidas c.s. op artikel 2:20 lid 1 aanhef Pro en sub c BVIE. Daarvoor is nodig dat Adidas c.s. aantonen dat door dit gebruik tevens afbreuk wordt gedaan of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (…) of de reputatie van hun driestrepenbeeldmerk (…) of. ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of reputatie (…) van het driestrepenbeeldmerk. Voor inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE volstaat het dat er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken (vgl. HvJEU, 18 juni 2009, C-487/07, (…) L’Oréal/Bellure). Uit de stellingen van Adidas c.s. begrijpt het hof dat zij zich in het bijzonder beroepen op de verwatering van hun merkrechten. Uit het Intel-arrest volgt dat de vraag of er sprake is van verwatering bevestigend moet worden beantwoord indien er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren waarvoor het driestrepenbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het twee-strepenteken in de toekomst zal wijzigen.

7.22

Het hof volgt Adidas c.s. in hun betoog dat nu uit de marktonderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek niet alleen een verband zien tussen het tweestrepenteken van H&M en het drie-strepenbeeldmerk maar ook daarover in verwarring is, aangenomen moet worden dat het gebruik van H&M van haar twee-strepenteken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het drie-strepenbeeldmerk. De omstandigheid dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zich kan vergissen in de herkomst van de kledingstukken met het tweestrepenmotief betekent immers dat het economische gedrag van het relevante publiek als gevolg van dat gebruik wijzigt of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.”

3.36

Volgens annotator Geerts had het verwijzingshof niet tot een ander oordeel kunnen komen, zowel ten aanzien van de sub b-grond als ten aanzien van de sub c-grond.^[53]

-
Adidas / Scapa

3.37

In dit overzicht wijs ik ook op een uitspraak in kort geding van het hof Amsterdam uit 2007, met al weer als inzet de vraag of sportkleding met twee verticale en parallelle strepen een merkinbreuk vormt.^[54]Die vraag werd zowel in eerste aanleg als in hoger beroep bevestigend beantwoord zij het uitsluitend op grond van de sub c-grond (over de mogelijkheid van verwarringsgevaar als bedoeld in sub b bevat het arrest geen gezichtspunten). Genoemd hof overwoog:

“4.10. Met de grieven (…) bestrijdt Scapa het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Volgens Scapa is hiermee voorbijgegaan aan het feit dat het meest kenmerkende van het 3-strepenmerk van Adidas is, dat het uit drie strepen bestaat. Omdat het om een bekend merk gaat zal het relevante publiek dit specifieke kenmerk weten te reproduceren en zal het bij beschouwing van andere streepmotieven onmiddellijk zien hier niet met het Adidas–merk te maken te hebben, aldus Scapa.

4.11.

Zoals reeds werd overwogen, zijn bij de vergelijking alle voornoemde specifieke kenmerken van het Adidas-merk in aanmerking te nemen. Het gaat hierbij om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen. Scapa heeft niet betwist dat zij, zoals het hof ook zelf heeft waargenomen bij aanschouwing van de ter zitting getoonde kleding, alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Voor het aannemen van overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE volstaat, dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepenteken van Scapa. Het hof acht voldoende aannemelijk dat dit zich hier voordoet. (…)”

3.38

Het hof Amsterdam concludeerde dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Adidas-merk, in die zin dat dit gebruik leidt tot verwatering van de onderscheidende kracht van de Adidas-strepen (rov. 4.13).

-
Adidas / Shoe Branding (oppositie tegen tweestrepenmerk)

3.39

De aanvraag van de Belgische onderneming Shoe Branding om een merk bestaande uit twee schuine strepen op sportschoenen als Uniemerk te registreren, heeft tot de nodige Europese rechtspraak geleid. De oppositieafdeling van het EUIPO (het Europese ‘merkenbureau’) wees de door adidas ingestelde oppositie af.^[55]Die beslissing werd bekrachtigd door de kamer van beroep van het EUIPO op de grond dat het aangevraagde merk en het driestrepenmerk van adidas in hun geheel van elkaar verschillen, zodat geen sprake is van overeenstemming en ook niet van verwarringsgevaar. Het Gerecht heeft op verzoek van adidas die beslissing vernietigd.^[56]In de kern oordeelde het Gerecht dat de kamer van beroep ten onrechte in de globale beoordeling niet had betrokken de elementen die de conflicterende merken gemeen hebben: (i) parallelle strepen, die (ii) op dezelfde afstand van elkaar staan en (iii) even breed zijn.^[57]De hogere voorziening van Shoe Branding werd door het Hof van Justitie afgewezen.^[58]

3.4

De kamer van beroep nam vervolgens een nieuwe beslissing, waarbij de oppositie van adidas alsnog werd toegewezen. Het daartegen gerichte beroep van Shoe Branding werd verworpen.^[59]Er volgde geen verzoek om een hogere voorziening. In deze saga heeft Shoe Branding dus het onderspit gedolven omdat haar merk leidde tot verwarringsgevaar met het driestrepenbeeldmerk van adidas.^[60]

-
Shoe Branding / adidas (nietigverklaring driestrepenmerk)

3.41

Shoe Branding heeft een nietigheidsprocedure gestart tegen het hieronder weergegeven Uniemerk van adidas (dat ook door het hof is weergegeven in rov. 24):

De nietigheidsafdeling en daarna de kamer van beroep van het EUIPO wezen die vordering toe omdat een teken dat bestaat uit drie strepen met twee tussenruimtes die precies even breed zijn als elk van de strepen, elk onderscheidend vermogen ontbeert. In zijn arrest van 19 juni 2019 liet het Gerecht dat oordeel in stand. Het noemde dit beeldmerk van drie zwarte strepen op een witte achtergrond “
uiterst eenvoudig”.^[61]

4.Bespreking van het cassatiemiddel

Onderdeel 1: afwijzing sub-b vordering wegens reikwijdte van het gevorderde verbod

4.1

Onderdeel 1 kent vier subonderdelen en richt zich tegen de oordelen in rov. 21, 23 en 25-28 dat, samengevat, adidas haar eis ter zitting in eerste aanleg zou hebben beperkt, dat de Work Out-kleding niet binnen de reikwijdte van het gevorderde verbod valt en het gevorderde verbod daarom moet worden afgewezen.

4.2

Subonderdeel 1.1bevat een motiveringsklacht. Volgens adidas laten de gedingstukken geen andere lezing toe dan dat het door adidas gevorderde verbod zich ook uitstrekte tot de Work Out-kleding
.Dat adidas ter zitting in eerste aanleg heeft aangegeven dat zij haar eis wilde wijzigen door toevoeging van de woorden “
waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen” zou er niet aan af doen dat adidas een verbod vorderde op “
iedere verdere inbreuk, waaronder maar niet beperkt tot […]” Het oordeel van het hof is onbegrijpelijk voor zover het uitgaat van een andere lezing, aldus de klacht.

4.3

Subonderdeel 1.2is ingesteld voor zover het oordeel van het hof gebaseerd zou zijn op de lezing dat adidas niet (langer) zou hebben gesteld dat H&M met de Work Out-kleding inbreuk heeft gemaakt op haar merken, maar slechts dat H&M inbreuk zou maken met een teken waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, althans dat adidas zou hebben gesteld dat H&M met het op de Work Out-kleding aangebrachte teken slechts inbreuk zou hebben gemaakt indien en voor zover bij dat teken de ruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen. Die lezing zou onbegrijpelijk zijn in het licht van het feit dat adidas in de procedure heeft gesteld dat en waarom H&M met het op de markt brengen van de Work Out-kleding sub b-inbreuk op haar merken zou hebben gemaakt vanwege het verwarringsgevaar tussen teken en merk. De daarop betrekking hebbende stellingen zouden meer behelzen dan dat de tussenruimte visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen.

4.4

Ik stel voorop dat beide klachten zien op de uitleg van het door adidas gevorderde verbod, welke uitleg feitelijk van aard is. Die uitleg kan in cassatie niet op juistheid, maar alleen op begrijpelijkheid kan worden getoetst.^[62]

4.5

De aanvankelijke vordering van adidas hield, onder meer, in dat H&M zou worden geboden om te staken en gestaakt te houden “
ieder gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen”. Naar aanleiding van het verweer van H&M dat deze vordering te ruim was geformuleerd, heeft mr. Vos in zijn pleitnota in eerste aanleg namens adidas onder het kopje 2.1 (‘
adidas heeft belang bij een algemeen verbod’) het volgende opgemerkt:

“22. Het gevorderde inbreukverbod is niet te ruim geformuleerd. Het is bedoeld als een verbod geen [sic] inbreuk te maken op het 3-Strepenmerk van adidas door het voeren van het gewraakte 2-strepenteken, zoals blijkt uit het Arrest van het Hof en nader is omschreven in het lichaam van de Dagvaarding. Het is voldoende duidelijk wat wel en wat niet onder het verbod valt en het is aan H&M om ervoor te zorgen dat zij afstand houdt. Mocht er in de toekomst discussie ontstaan over de reikwijdte van het bevel dan kan dat door H&M worden voorgelegd aan een rechter. Daarvoor zijn executiegeschillen bedoeld.

23. Het belang van H&M om duidelijkheid te hebben over de omvang van het geven [sic] verbod is voldoende gewaarborgd door de nadere toelichting van het 3-Strepenmerk en het gewraakte 2-strepenteken, zoals blijkt uit het Arrest van het Hof en nader is omschreven in het lichaam van de Dagvaarding.

24. Mocht Uw rechtbank ondanks voorgaande toelichting menen dat toelichting [sic] een nadere specificering van [sic] gevorderde inbreukverbod op zijn plaats is, dan stelt adidas het volgende voor:

Gedaagde te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit het[sic]
in dezen te wijzen vonnis in de Benelux te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot) ieder gebruik van een motief van twee verticaal en parallel lopende strepen, die op gelijke afstand van elkaar lopen en een gelijke breedte hebben, die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van een kledingstuk, en die zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, waaronder (maar niet beperkt tot) het 2-strepen teken waarvan de gewraakte inbreukmakende kleding van H&M is voorzien.

25. adidas heeft belang bij een dergelijk ruim geformuleerd inbreukverbod zodat zij niet telkens een nieuwe procedure hoeft te starten als het gewraakte 2-strepen teken wordt aangebracht op een ander kledingstuk dan de Work Out kleding van H&M in die [sic] onderhavige procedure ter discussie staat.”

4.6

Uit het proces-verbaal van de comparitie blijkt dat adidas tijdens de zitting als volgt heeft verklaard (mijn onderstreping):

“[…]

Waar Adidas zich tegen verzet, is het gebruik van strepen van gelijke breedte die parallel van elkaar lopen op een afstand die visueel min of meer even breed oogt als de breedte van de strepen zelf. […]

Adidas wijzigt haar eis in zoverre dat de
beperking‘dat de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen’ wordt toegevoegd aan het gewijzigde petitum zoals geformuleerd in 24 van de pleitnota en dat het gevorderde onder 1 in de dagvaarding aldus wordt gewijzigd.”

4.7

In hoger beroep is adidas ingegaan op deze gang van zaken bij comparitie. In haar memorie van antwoord stelt zij het volgende (mijn onderstreping):

“133 Tijdens de zitting ontstond discussie over de tussenruimte tussen de strepen op de kleding van H&M. H&M stelde dat uit de merkinschrijving van het 3-Strepenmerk zou blijken dat de tussenruimte tussen de strepen gelijk is aan de breedte van de strepen. De ruimte tussen de strepen op de kleding van H&M zou daarentegen smaller zijn.

[…]

135 Omdat het bij de vaststelling van een inbreuk het [sic] niet zou moeten uitmaken of en door wie de kleding wordt gedragen, stelde adidas ter zitting voor om de herformulering zodanig aan te passen dat
de beperking‘dat de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen’ werd toegevoegd aan het gewijzigde petitum.

136 Tegen deze wijziging heeft H&M ter zitting geen bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft uiteindelijk in haar vonnis een dictum geformuleerd dat een combinatie vormt tussen het in de dagvaarding gevorderde verbod en de specificaties die op de zitting zijn aangevoerd.

137 In wezen is het enige verschil tussen het in de dagvaarding gevorderde verbod en het uiteindelijke dictum de toevoeging “
gelijke breedte, waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel (min of meer gelijk is) aan de breedte van de strepen”. Aangezien er twee elementen aan het verbod worden toegevoegd (‘gelijke breedte’ en ‘tussenruimte van min of meer gelijke breedte’), kan niet worden gesproken over een verruiming van het verbod.”

4.8

Een eerste geschilpunt is of adidas haar petitum al dan niet heeft ingeperkt. Het middel wijst erop dat het in het gewijzigde petitum opgenomen toegevoegde zinsdeel wordt voorafgegaan door de zinsnede ‘
iedere verdere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot)’. Adidas zou haar vordering blijkens laatstgenoemde zinsnede niet hebben ingeperkt, maar slechts hebben aangegeven wat
onder meeronder het verbod zou vallen. Een letterlijke lezing geeft mogelijk steun aan die uitleg, maar mijns inziens verhoudt die uitleg zich niet goed met de strekking van de hiervoor weergegeven passages. Daaruit lijkt wel degelijk te volgen dat adidas de verbodsomschrijving wenste in te perken (zie het citaat uit het p-v van de comparitie in 4.6). Adidas reageerde met die passages immers op het verwijt van H&M dat het door haar gevorderde verbod te ruim was. Zo bezien paste de eiswijziging ook in haar stelling dat zij niet de intentie heeft twee-strepentekens als zodanig te monopoliseren (rov. 25, onder verwijzing naar punten 61-63 memorie van antwoord). In het zojuist geciteerde nr. 135 van haar memorie van antwoord duidt adidas de herformulering zelf ook aan als een ‘beperking’. Gelet op de zojuist geschetste gang van zaken en de door adidas gekozen formulering kon het hof meer gewicht toekennen aan de elementen die, in lijn met het partijdebat en de toelichting daarop in de memorie van antwoord, wijzen op een inperking van de verbodsvordering dan aan de – enigszins pleonastische – standaardfrase “
waaronder (maar niet beperkt tot)” waar adidas zich nu op beroept. De door het hof van die vordering gegeven uitleg is daarom niet onbegrijpelijk.

4.9

De volgende vraag is dan of het feitelijk juist is dat zowel het driestrepenmerk als het tweestrepenteken van H&M een tussenruimte tussen de strepen kennen die min of meer visueel gelijk is aan de breedte van de strepen. Het hof oordeelt van niet (zie met name rov. 26): bij de Work Out-kleding beantwoordt niet aan dat kenmerk (van het driestrepenmerk) omdat de tussenruimte “
relevant kleiner” is. Er volgt uit dat de Work Out-kleding buiten de reikwijdte van de verbodsvordering valt. Dat oordeel getuigt van een enigszins strikte lezing van de vordering, maar onbegrijpelijk acht ik die lezing niet. Nu voorts niet is gesteld of gebleken dat H&M anderszins een (concrete) inbreuk maakt of dreigt te gaan maken (zie rov. 27 en 28) was niet relevant of met het tweestrepenteken inbreuk werd gemaakt op het strepenmerk
buitende reikwijdte van het gevorderde verbod. De vordering van adidas ziet daar immers niet op.

4.1

Tot slot heeft het hof geconstateerd dat – nu de Work Out-kleding in zoverre buiten beschouwing moet worden gelaten – geen sprake is van een concrete dreiging dat H&M het gevorderde verbod zou schenden en heeft het geoordeeld dat er daarom geen reden is het verbod op te leggen (rov. 28).

4.11

Ik acht deze oordelen niet onbegrijpelijk en meen daarom dat de subonderdelen 1.1 en 1.2 niet slagen. Ten overvloede merk ik op dat naar mijn mening aannemelijk is dat adidas er zelf van uit is gegaan dat na de toegevoegde precisering ‘
visueel min of meer gelijk aan de breedte van de strepen’ de van het tweestrepenteken voorziene Work Out-kleding nog steeds binnen de reikwijdte van haar verbodsverordening viel. De feitelijke grondslag van die vordering is immers de verkoop (in 1997) van deze kleding door H&M. Ik sluit niet uit dat adidas met de gekozen formulering de afstand tussen haar driestrepenmerk en het door H&M gebruikte tweestrepenteken heeft willen minimaliseren. In haar driestrepenmerk zijn de (i) drie strepen (ii) even breed en (iii) ‘equidistant’,^[63]terwijl in de Work Out-kleding de ruimte tussen de twee strepen zichtbaar minder breed is dan de breedte van elk van de twee strepen. De wat vage formulering
visueel min of meer gelijk aan de breedte van de strepenmoest dit verschil kennelijk overbruggen^[64]om te kunnen volhouden dat het beeldmerk van adidas en het teken van H&M conflicteren.

4.12

Volgens
subonderdeel 1.3heeft het hof miskend dat, indien het van mening was dat het gevorderde verbod om enige reden niet voor toewijzing in aanmerking kwam, het niettemin diende te beoordelen of een meer beperkt verbod, op het gebruik van het teken zoals aangebracht op de Work Out-kleding, voor toewijzing in aanmerking kwam.

4.13

Het onderdeel doet een beroep op het procesrechtelijke beginsel dat in een bepaalde vordering tevens een vordering tot toewijzing van het mindere besloten ligt.^[65]Of in een bepaalde vordering een vordering tot ‘het mindere’ besloten ligt, vereist in het concrete geval een uitleg van het gedingstuk waar de vordering in is opgenomen, welke uitleg aan de feitenrechter is voorbehouden.

4.14

Welk ‘mindere’ het hof in dit geval kon toewijzen, laat staan had moeten toewijzen, vermeldt het subonderdeel overigens niet, ook niet in de toelichting daarop. Het toewijzen van een nog verder ingeperkte verbodsbepaling lag ook niet voor de hand, omdat ook daarvoor zou gelden dat (i) de Work Out-kleding daar niet onder zou vallen (die viel naar het oordeel van het hof immers al niet onder door adidas gevorderde verbodsbepaling) en (ii) geen sprake was van een concrete dreiging. Het subonderdeel faalt derhalve.

4.15

Subonderdeel 1.4betoogt dat het hof heeft miskend dat het diende te beoordelen of sprake was van verwarringsgevaar, waartoe het de merken van adidas (als ingeschreven) had moeten vergelijken met het gebruikte teken overeenkomstig de maatstaf die daartoe in de jurisprudentie is ontwikkeld. Het stond het hof niet vrij om ‘aan te nemen’ dat slechts het gebruik van twee strepen waarbij de tussenruimte visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, inbreuk maakt. Althans zou de enkele vaststelling, dat er bij de Work Out-kleding geen sprake is van een tussenruimte die visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, op zichzelf niet kan leiden tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar.

4.16

Ook deze klacht faalt. De lijdelijke rol van de burgerlijke rechter brengt met zich dat hij gebonden is aan de vrije keuze van de eisende partij om te bepalen waarover zij procedeert en welke vorderingen zij daarbij instelt.^[66]Het hof diende hier derhalve uitsluitend te oordelen over de gevorderde verbodsverklaring, in het licht van de door het hof daaraan gegeven uitleg. Nu het hof heeft geoordeeld dat de Work Out-kleding niet onder de reikwijdte van de verbodsverklaring valt, behoefde het niet (verder) te beoordelen of sprake was van verwarringsgevaar. Een verklaring voor recht was niet gevorderd (rov. 28, voorlaatste zin, en 2.1 hiervoor). Het hof behoefde dus niet in zijn algemeenheid vast te stellen of H&M met het tweestrepenteken inbreuk heeft gemaakt op het driestrepenmerk.

4.17

Slotsom is dat onderdeel 1 vergeefs is voorgesteld.

Tussenstap: onderdelen 2 en 4

4.18

De oordelen van het hof in rov. 25-28 zijn zelfstandig dragend voor de afwijzing van adidas’ verbodsvordering. Dat brengt mee dat, als de tegen deze rechtsoverwegingen gerichte klachten falen, geen belang bestaat bij de behandeling van de klachten voor zover deze zich tegen de, ten overvloede gegeven, oordelen in rov. 30 en volgende richten. Aangezien de onderdelen 2 en 4 zich zowel (indirect) tegen rov. 25-28 als tegen rov. 30 e.v. richten, behandel ik deze eerst voor zover zij op rov. 25-28 zien.

4.19

Onderdeel 2richt zich tegen de overweging in rov. 24 dat bij de ingeroepen merken de ruimte tussen de strepen gelijk is aan de breedte van de strepen, welk oordeel volgens het onderdeel onbegrijpelijk en onjuist is.

4.2

Wat er ook van deze klachten zij, in het kader van het (zelfstandig dragende) oordeel van rov. 25-28 missen zij belang omdat rov. 24 (in zoverre) ten overvloede is gegeven. De afwijzing van de vordering van adidas is immers gegrond op het oordeel dat de Work Out-kleding niet valt binnen de reikwijdte van het petitum. Het hof heeft deze reikwijdte vastgesteld aan de hand van de stellingen van adidas (als door het hof uitgelegd) en niet aan de hand van de beoordeling van het driestrepenmerk in rov. 24, zoals ik zojuist bij de behandeling van onderdeel 1 uiteengezet heb.

4.21

Dat rov. 24 in dit kader ten overvloede is gegeven volgt ook uit het feit dat het hof in rov. 23 constateert dat niet relevant is of de rechtbank de merken mocht samenvatten en zo ja, of zij dat op de juiste wijze heeft gedaan (welke overweging ziet op de grief van H&M tegen het door de rechtbank aangenomen kenmerk (v) dat de tussenruimte ‘visueel min of meer’ gelijk is aan de breedte van de strepen) en uit het feit dat het hof rov. 24 heeft aangevangen met “
Overigens”.

4.22

De klachten van onderdeel 2 kunnen dus niet afdoen aan het zelfstandig dragende oordeel in rov. 25-28 van het bestreden arrest.

4.23

Onderdeel 4richt zich tegen de afwijzing van de sub cvordering in rov. 27 (slot) en rov. 45. Het onderdeel voert daartoe, samengevat, aan dat het hof heeft miskend dat de sub c-toets een andere is dan de sub btoets en het hof de sub ctoets onjuist c.q. onbegrijpelijk heeft toegepast (subonderdelen 4.1-4-3). Ook voert adidas aan dat het oordeel dat zij aan de sub cvordering slechts dezelfde feiten ten grondslag zou hebben gelegd als aan haar sub bvordering, onbegrijpelijk is (subonderdeel 4.4).

4.24

De klachten falen in elk geval voor zover zij zijn gericht zijn tegen rov. 27. Immers houdt het in die rechtsoverweging gegeven oordeel slechts in dat de gevorderde verbodsverklaring ten aanzien van de Work Out-kleding moet worden afgewezen omdat deze niet onder de gevorderde verbodsomschrijving valt. Gelet op dat oordeel hoefde het hof op die plaats niet te beoordelen of sprake was van een sub c-inbreuk.

Tussenconclusie

4.25

Het voorgaande brengt met zich dat onderdeel 1 faalt en de onderdelen 2 en 4 falen voor zover zij zien op het zelfstandig dragende oordeel van het hof in rov. 25-28. Aangezien onderdeel 3 uitsluitend ziet op het ten overvloede gegeven oordeel in rov. 30 en verder, leidt dit reeds tot de slotsom dat het middel niet kan slagen omdat het zelfstandig dragende oordeel van rov. 25-28 in stand dient te blijven.

4.26

Hieruit volgt dat het beroep moet worden verworpen. Slechts ten overvloede behandel ik de onderdelen 2 tot en met 4, voor zover zij niet zojuist al zijn besproken.

Onderdeel 2: interpretatie ingeroepen merken

4.27

Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel in rov. 24 dat bij de ingeroepen merken de ruimte tussen de strepen gelijk is aan de breedte van de strepen. Het onderdeel bestaat uit zes subonderdelen.

4.28

Subonderdeel 2.1betoogt dat onbegrijpelijk is dat het hof, ter onderbouwing van de bestreden overweging dat de ruimte tussen de strepen niet identiek is, verwijst naar de merkregistraties, nu uit een aantal daarvan juist zou volgen dat de ruimte tussen de strepen
nietidentiek is.
Subonderdeel 2.3richt een klacht tegen de overweging dat adidas’ stelling dat de ruimte tussen de strepen ‘visueel min of meer gelijk is’ aan de breedte van de strepen, zich slecht verhoudt met de stelling dat de merken tezamen kunnen worden aangeduid als ‘het drie-strepenmerk’. Deze klachten lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

4.29

Adidas heeft in deze procedure zich beroepen op in totaal negen merkregistraties. Het hof heeft in rov. 24 in aanmerking genomen dat deze merken naar de stelling van adidas kunnen worden aangeduid als ‘het drie-strepenmerk’. Daaraan heeft het hof de conclusie verbonden dat de merken kennelijk moeten worden geacht gelijk te zijn (en niet min of meer gelijk). Steun voor die lezing van de stellingen van adidas valt te vinden in de inleidende dagvaarding.^[67]

4.3

Dat het hof als uitgangspunt heeft genomen dat sprake is van één merk, is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk. Het hof heeft de stelling van adidas dat de breedte tussen de strepen ‘min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen’ kennelijk zo opgevat dat daarmee wordt betoogd dat de tussenruimte bij de ene registratie wel, en bij de andere (net) niet gelijk is aan de breedte van de strepen. Daarvan lijkt ook subonderdeel 2.1 uit te gaan, nu daarin niet wordt betoogd dat deze breedtes in geen geval gelijk zijn, maar dat deze bij
een aantalregistraties niet gelijk zijn. Die stelling kon het hof verwerpen nu uitgegaan moest worden van één driestrepenmerk.

4.31

Het oordeel van het hof dat de tussenruimte bij het driestrepenmerk, als dit als één merk wordt beschouwd, gelijk is aan die van de strepen is feitelijk en niet onbegrijpelijk. Dat adidas heeft betoogd dat die tussenruimte niet exact uit de registraties volgt, doet aan de begrijpelijkheid van het oordeel niet af. Bij het voorgaande is onder meer van belang dat de merken in (een deel van) de registraties op de kleding zijn getekend, waardoor de strepen met name bij de uiteinden van de mouwen en de aanhechting van de schouders (wellicht) iets dichter op elkaar lijken te komen, hetgeen zijn oorzaak meer lijkt te hebben in het feit dat de mouw op die plek enigszins bijeen moet plooien.

4.32

Uit het voorgaande volgt dat de subonderdelen 2.1 en 2.3 vergeefs zijn voorgesteld.

4.33

Subonderdeel 2.2berust op de onjuiste aanname dat de overweging dat adidas niet heeft gesteld dat de ruimte tussen de strepen niet identiek is aan de breedte van de strepen, dragend is voor het (tegengestelde) oordeel van het hof. Het hof heeft blijkens de tweede zin van rov. 24 op grond van eigen waarneming van de merkregistraties geoordeeld dat streep en tussenruimte even breed zijn.^[68]Het hof heeft vervolgens slechts beoordeeld in hoeverre de stellingen van adidas op dit punt tot een ander oordeel zouden moeten leiden, en geoordeeld dat daar geen aanleiding voor was. Het subonderdeel faalt.

4.34

Subonderdeel 2.4betoogt dat het hof zou hebben miskend dat voor de beschermingsomvang bepalend is hetgeen uit de betreffende registraties blijkt, en niet hoe adidas de merken aanduidt. Het subonderdeel faalt, nu uit de tweede zin van rov. 24 volgt dat het hof de beschermingsomvang van het driestrepenmerk heeft bepaald aan de hand van de registraties.

4.35

Subonderdeel 2.5richt zich tegen het slot van rov. 24, waar het hof overweegt dat uit het arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 (vgl. 3.41 hiervoor) valt af te leiden dat adidas zelf meent dat haar (gebruikte) merken gelijk zijn aan het in die zaak aan de orde zijnde merk. Bij het behandelen van deze klacht bestaat geen belang, nu de bestreden passage een overweging ten overvloede betreft en de overige tegen rov. 24 gerichte klachten falen.

4.36

Subonderdeel 2.6tot slot heeft geen zelfstandige betekenis omdat Adidas daarin de tegen rov. 24 gerichte klachten richt tegen het, ten overvloede, gegeven oordeel in rov. 30, waarin eveneens wordt uitgegaan van een gelijke breedte van streep en tussenruimte.

Onderdeel 3: inhoudelijke beoordeling sub b-vordering

4.37

Onderdeel 3 richt zich tegen het – ten overvloede gegeven – oordeel in rov. 30 en 31.

4.38

Volgens
subonderdeel 3.1heeft het hof miskend dat het verwarringsgevaar
globaaldient te worden beoordeeld met inachtneming van
alle omstandigheden van het geval, welke beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de
totaalindrukdie door de merken wordt opgeroepen, rekening houdend met de
onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het hof had meer gewicht dienen toe te kennen aan de
punten van overeenstemmingdan aan die van verschil en de wijze waarop
de gemiddelde consumentde betrokken waren waarneemt zou een beslissende rol moeten spelen, aldus nog steeds het subonderdeel.

4.39

Voor zover het hof een en ander niet heeft miskend, betoogt het subonderdeel dat het oordeel onvoldoende is gemotiveerd omdat het hof bij de beoordeling niet kenbaar de (tussen merk en teken)
overeenstemmende kenmerkenin zijn oordeel heeft betrokken, noch is ingegaan op de
mate van bekendheidvan het driestrepenmerk, niet heeft vastgesteld met
welk publiekrekening moet worden gehouden en evenmin de grote
soortgelijkheidvan de waren in zijn oordeel heeft betrokken.

4.4

Ik stel vast dat alle door het subonderdeel aangedragen en door mij onderstreepte elementen terugkomen in rov. 20 van het bestreden arrest, waarin het hof de beoordelingsmaatstaf heeft vooropgesteld (vgl. 2.6 hiervoor). In zoverre kan dus niet worden gezegd dat het hof deze elementen, althans in de vooropgestelde maatstaf, heeft miskend. De daarop gebaseerde beoordeling in rov. 30-31 geeft – anders dan adidas betoogt^[69]– geen aanleiding te veronderstellen dat het hof daarmee van de vooropgestelde (juiste) maatstaf is afgeweken. In het bijzonder heeft het hof zijn oordeel gebaseerd op het totaalbeeld van merk en teken en daarbij benadrukt dat de ‘adidas combinatie’ van drie strepen met tussenruimtes een “
regelmatige eenheid” vormen. Het hof heeft aldus overwogen wat naar zijn oordeel de dominerende bestanddelen zijn – de specifieke combinatie van strepen en tussenruimtes (‘het patroon’) – en gemotiveerd waarom het in dit geval meer gewicht heeft toegekend aan de verschillen (in het patroon) dan aan de overeenstemmende punten (omdat het hof deze slechts in geringe mate bepalend acht). Het hof is aldus tot het oordeel gekomen dat zich slechts een
zeer geringe matevan overeenstemming tussen de merken en het teken voordoet (rov. 30, slot), terwijl volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie op zijn minst een
geringe matevan overeenstemming is vereist (vgl. 3.10 hiervoor).

4.41

Evenmin heeft het hof onvoldoende kenbaar de in het subonderdeel eveneens genoemde (zojuist in 4.39 weergegeven) elementen in zijn oordeel heeft betrokken. Het hof is er blijkens rov. 31 juist (ook) van uitgegaan dat adidas een bekend merk is – en heeft dit meegewogen in de toe te passen beschermingsomvang – en tevens dat sprake is van soortgelijkheid van waren. Bovendien had hof daarvoor al (in rov. 20) vastgesteld met welk publiek rekening moet worden gehouden.

4.42

Subonderdeel 3.2veronderstelt dat het oordeel in rov. 30 dat, kort gezegd, een streep op zichzelf en ook een willekeurige combinatie van twee strepen zo eenvoudig en banaal is dat onderscheidend vermogen ontbreekt, er op neer komt dat ofwel het tweestrepenteken zelf vrij is (omdat het niet als merk zou worden gepercipieerd), ofwel dat het tweestrepenteken zelf als merk zou moeten zijn ingeburgerd om onder het driestrepenmerk te kunnen vallen. Bovendien zou deze redenering er op neer komen dat het tweestrepenteken, omdat het niet onderscheidend is en het publiek gewend is aan strepen op kleding, vrij zou moeten blijven. Aldus zou het hof zijn uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting.

4.43

Ik lees in de bestreden rechtsoverweging niet het oordeel dat het tweestrepenteken slechts onder het driestrepenmerk zou kunnen vallen indien het zelf zou zijn ingeburgerd. Evenmin lees ik daarin dat het tweestrepenteken naar het oordeel van het hof vrij is omdat het niet als merk zou worden gepercipieerd. De bestreden passage is uitsluitend dienend aan het oordeel over wat het totaalbeeld van het driestrepenmerk bepaalt. Het subonderdeel leest daarom meer in deze rechtsoverweging dan dat er volgens mij in staat, nog daargelaten dat niet wordt onderbouwd waarom de (ten onrechte) veronderstelde oordelen zouden getuigen van een onjuiste rechtsopvatting.

4.44

Evenmin kan adidas worden gevolgd in de stelling dat de redenering van het hof er (impliciet)^[70]op neer zou komen dat het tweestrepenteken vrij zou moeten blijven. Het oordeel is gegrond op de, grotendeels feitelijke, beoordeling dat tussen teken en merk onvoldoende verwarringsgevaar bestaat. Dat het hof tot eenzelfde uitkomst komt als het gerechtshof Den Bosch (vgl. 3.30 hiervoor), maakt niet dat het hof daarmee, al dan niet impliciet, op dezelfde – door adidas in de procedure tegen Marca Mode c.s. in cassatie met succes bestreden – grondslag als het gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld (vgl. 3.31-3.32 hiervoor).

Onderdeel 4: inhoudelijke beoordeling sub c-vordering

4.45

Onderdeel 4 richt zich tegen de afwijzing van de sub c-vordering in rov. 27 en rov. 45. Dat de klachten ten aanzien van rov. 27 niet tot cassatie kunnen leiden besprak ik reeds in 4.26 hiervoor.

4.46

Subonderdeel 4.1betoogt dat het hof in de bestreden rechtsoverwegingen heeft miskend dat de sub c-toets een andere is dan de sub b-toets. Het subonderdeel voert aan dat de mate van overeenstemming die vereist is verschilt, dat voor de sub c-toets geen verwarringwekkende overeenstemming is vereist en dat de beoordeling van de overeenstemming steeds moet plaatsvinden in het licht van de doelstellingen van beide vormen van bescherming (die verschillen).
Subonderdeel 4.2betoogt dat het hof eveneens zou hebben miskend dat voor de vraag of sprake is van een sub c-inbreuk een globale beoordeling moet worden verricht waar rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd.

4.47

De klachten zijn vergeefs voorgesteld. Uit rov. 45 volgt dat het hof voor de beoordeling van de gestelde sub c-inbreuk het daarvoor toe te passen kader (vgl. 3.16 e.v. hiervoor) heeft gehanteerd. Het hof heeft verondersteld (“
Er van uitgaande”) en dus niet vastgesteld, dat het hier gaat om een bekend merk en dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen merk en teken. Vervolgens is het, vanuit het perspectief van adidas gezien, mis gegaan op het punt van het – eveneens vereiste – ongerechtvaardigd voordeel c.q. afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie. Het hof heeft aldus het juiste toetsingskader gehanteerd en niet geoordeeld dat verwarringwekkende overeenstemming is vereist.

4.48

In haar schriftelijke toelichting (nr. 39) heeft adidas aangevoerd dat een sub b-inbreuk noodzakelijkerwijs een sub c-inbreuk met zich brengt, maar dat daar niet uit kan worden afgeleid dat als géén sprake is van een sub b-inbreuk wegens het ontbreken van verwarringsgevaar, ook geen sprake zou kunnen zijn van een sub c-inbreuk. Adidas miskent dat het hof niet heeft geoordeeld dat de sub c-vordering moet worden verworpen omdat verwarringsgevaar niet kan worden vastgesteld, maar omdat adidas haar sub c-vordering onvoldoende heeft onderbouwd en datgene wat adidas ter onderbouwing heeft aangevoerd moet worden verworpen.

4.49

De subonderdelen 4.1 en 4.2 slagen derhalve niet.

4.5

Volgens
subonderdeel 4.3is het bestreden oordeel onbegrijpelijk omdat het hof in rov. 45 (slot) overweegt dat adidas slechts heeft gesteld dat sprake is van verwarringsgevaar (welke stelling door het hof is verworpen), en aldus niet kenbaar de overige relevante omstandigheden bij zijn oordeel heeft betrokken.
Subonderdeel 4.4veronderstelt dat het oordeel van het hof aldus moet worden begrepen dat adidas aan haar sub c-vordering slechts dezelfde feiten ten grondslag heeft gelegd als aan haar sub b-vordering. Dat oordeel zou onbegrijpelijk zijn in het licht van de gemotiveerde stellingen van adidas dat ook als zich géén verwarringsgevaar voordoet, er wel sprake is van afbreuk aan onderscheidend vermogen en/of ongerechtvaardigd profiteren van het driestrepenmerk.

4.51

Subonderdeel 3 licht niet toe welke die overige relevante omstandigheden zijn die het hof bij zijn oordeel had moeten betrekken. Bovendien ontbreken verwijzingen naar vindplaatsen in het dossier in feitelijke instanties. In zoverre voldoet de klacht niet aan de eisen van art. 407 lid 2 Rv Pro.^[71]Pas bij repliek doet adidas beroep op vindplaatsen, namelijk de vindplaatsen waarnaar subonderdeel 4.4 verwijst.^[72]

4.52

Het bestreden oordeel in rov. 45 omvat twee deeloordelen: (i) met het beroep op verwarringsgevaar bouwt adidas voort op het beroep op verwarringsgevaar ten aanzien van de sub b-grond, zodat in de verwerping daarvan ook de verwerping met betrekking tot de c-grond besloten ligt; en (ii) adidas heeft onvoldoende concreet onderbouwd dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het driestrepenmerk.

4.53

Uit de passages uit de processtukken in feitelijke instanties waar adidas bij repliek naar heeft verwezen, blijkt dat adidas ten aanzien van het verwarringsgevaar heeft voortgebouwd op de stellingen met betrekking tot de sub b-grond. Immers wordt het bestaan van verwarringsgevaar in de betreffende passages niet onderbouwd maar verondersteld. Het is daarom niet onbegrijpelijk dat het hof (waaraan de uitleg van de processtukken is voorbehouden) de betrokken passages heeft opgevat als een betoog dat op de stellingen ten aanzien van de sub b-grond voortbouwt.

4.54

Evenmin is onbegrijpelijk het oordeel onder (ii). Het meest concreet is adidas geweest in nr. 117 van haar pleitnota in hoger beroep waar zij stelt:

“Zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, profiteert H&M van de aantrekkingskracht, de reputatie en prestige van het 3-Strepenmerk doordat de positieve kwaliteiten die worden geassocieerd met de waren waarop het 3-Strepenmerk is aangebracht, bij gebruik van het 2-strepenteken worden overgedragen op die waren.”

4.55

Aan de onderbouwing van de stelling dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel c.q. afbreuk aan onderscheidend vermogen dan wel reputatie mogen echter hogere eisen worden gesteld (vgl. 3.18-3.20 hiervoor). Het is daarom niet onbegrijpelijk dat het hof geen genoegen heeft genomen met de zojuist geciteerde stelling.

4.56

Slotsom is dat ook onderdeel 4 niet slaagt.

4.57

Ik voeg daar, geheel ten overvloede, aan toe dat een – naar mag worden aangenomen bekend – merk als het driestrepenmerk eerder op grond van de sub c-grond dan op grond van de sub b-grond kans maakt op bescherming tegen het gebruik van een tweestrepenmotief door een derde voor gelijke of overeenstemmend waren.^[73]

Kosten

4.58

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de hoogte van de proceskosten in cassatie op basis van de Indicatietarieven in IE-zaken.^[74]

5.Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

Hoge Raad bevestigt geen merkinbreuk door H&M’s tweestrepenteken op fitnesskleding