Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/589661 / HA ZA 20-275
Vonnis van 24 november 2021
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht,
IZIPIZI S.A.S.,
IZIPIZI S.A.S.,
gevestigd te Parijs (Frankrijk),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. C.S. Mastenbroek te Ouderkerk aan de Amstel,
tegen
1.LOOPLABB B.V.,
gevestigd te Naarden,
2. [gedaagde 2] ,wonende te [woonplaats] ,
2. [gedaagde 2] ,wonende te [woonplaats] ,
gedaagden in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Izipizi, Looplabb en [gedaagde 2] worden genoemd. Gezamenlijk zullen Looplabb en [gedaagde 2] worden aangeduid als Looplabb c.s.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
het vonnis van de rechtbank Den Haag in het incident van 21 oktober 2020 waarbij de procedure in de hoofdzaak is geschorst (voor zover betrekking op inbreuk op het Izipizi Uniemerk) en de daarin genoemde processtukken;
de akte uitlating voortgang van de procedure (tevens houdende overlegging aanvullende productie), met productie 18;
de antwoord akte uitlating voortgang van de procedure;
de rolbeslissing van 18 augustus 2021 waarbij de schorsing van de procedure in de hoofdzaak is opgeheven;
de akte houdende overlegging producties 19 t/m 22;
de aanvullende producties 7 en 8 van Looplabb c.s.;
het aanvullende kostenoverzicht van Izipizi, ingekomen ter griffie op 7 oktober 2021;
het aanvullende kostenoverzicht van Looplabb c.s., ingekomen ter griffie op 7 oktober 2021;
het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 8 oktober 2021, met de daarin genoemde processtukken (met daaraan gehecht de door partijen overgelegde comparitieaantekeningen).
1.2.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Izipizi, opgericht in 2010, produceert en verkoopt leesbrillen en zonnebrillen. Izipizi verkoopt haar brillen in meer dan 80 landen, waaronder de Benelux, en heeft in totaal meer dan 5.000 verkooppunten. Ook verkoopt zij haar producten online via haar website www.izipizi.com.
2.2.
Izipizi heeft de verpakking voor haar brillen in 2013 ontworpen en geproduceerd.
2.3.
Op 13 juli 2017 heeft Izipizi deze verpakking als vormmerk gedeponeerd bij het European Union Intellectual Property Office (hierna: het Bureau), waarna het vormmerk van de verpakking op 30 oktober 2017 is geregistreerd. Hiermee is Izipizi houdster van het Uniemerk, een 3D vormmerk, met de naam “IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture”, onder nummer 016984486 voor waren en diensten in de klassen 9 (verpakkingen voor brillen; brillen; zonnebrillen) en 16 (dozen van karton om te verpakken) (hierna: het Izipizi-Uniemerk). Onderstaande afbeeldingen maken deel uit van deze inschrijving:
2.4.
[gedaagde 2] had een eenmanszaak die zich blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig hield met internationale consultancywerkzaamheden op het gebied van optische producten. Sinds 12 december 2019 is deze eenmanszaak uitgeschreven uit het handelsregister.
2.5.
Op 10 december 2019 heeft [gedaagde 2] Looplabb ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2.6.
Looplabb, en daarvoor [gedaagde 2] eenmanszaak, ontwerpt en verkoopt leesbrillen en zonnebrillen. In Nederland heeft Looplabb zo’n 20 verkooppunten en daarnaast verkoopt zij haar producten online via haar website www.looplabb.com.
2.7.
De brillen van Looplabb, op de markt gebracht in 2017, zijn verpakt in een kartonnen doosje waarbij de kleur van de verpakking correspondeert met de kleur van de bril. Een aantal brilverpakkingen van Looplabb is hieronder afgebeeld:
2.8.
Bij brief van 16 juli 2019 heeft Izipizi aan Looplabb c.s. bericht dat Looplabb met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemerk. Izipizi heeft Looplabb c.s. gesommeerd om het gebruik van de verpakking te staken.
2.9.
Na correspondentie hierover tussen partijen heeft Looplabb c.s. bij brief van 23 september 2019 aan Izipizi medegedeeld dat zij het gebruik van de witte verpakking heeft gestaakt.
2.10.
Bij brief van 8 oktober 2019 heeft Izipizi aan Looplabb c.s. geschreven dat het staken van het gebruik van de witte verpakking niet voldoende is en verzocht ook het gebruik van de gekleurde verpakking te stoppen. Bij brief van 2 december 2019 heeft Izipizi Looplabb c.s. (opnieuw) gesommeerd om het gebruik van haar verpakking, in welke kleur dan ook, te staken.
2.11.
In reactie hierop heeft Looplabb c.s. bij brief van 13 december 2019 aan Izipizi bericht niet te zullen overgaan tot het staken van het gebruik van de gekleurde verpakking, omdat de Looplabb verpakking geen inbreuk maakt op het merkrecht of auteursrecht van Izipizi en evenmin sprake is van slaafse nabootsing.
2.12.
Per mail van 18 december 2019 heeft de advocaat van Izipizi aan de advocaat van Looplabb c.s. meegedeeld over te gaan tot het opstellen van een dagvaarding.
2.13.
Bij brief van 24 december 2019 heeft Looplabb een ondertekende onthoudingsverklaring voor het gebruik van de witte verpakking aan Izipizi verstuurd en aan Izipizi geschreven dat zij de witte verpakking heeft omgestickerd en doorgaat met het uitsluitend gebruiken van haar gekleurde verpakking. Daarnaast heeft Looplabb op 24 december 2019 een aanvraag tot nietigverklaring van het Izipizi-Uniemerk ingediend bij het Bureau.
2.14.
Op 17 februari 2020 heeft Izipizi Looplabb c.s. gedagvaard.
2.15.
De hiervoor onder 2.13. genoemde aanvraag tot nietigverklaring is op 17 december 2020 door het Bureau afgewezen. Looplabb heeft geen hoger beroep ingesteld.
3.Het geschil
in conventie
3.1.
Izipizi vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
3.1.1.
Looplabb c.s. veroordeelt om:
primair: iedere inbreuk op het Uniemerk van Izipizi in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
subsidiair: iedere inbreuk op de auteursrechten van Izipizi in de Europese Unie dan wel in Nederland te staken en gestaakt te houden;
meer subsidiair: het onrechtmatig handelen jegens Izipizi in Nederland te staken en gestaakt te houden;
3.1.2.
Looplabb c.s. beveelt om de in de dagvaarding omschreven inbreukmakende verpakkingen, evenals andere verpakkingen van brillen die geen andere algemene indruk wekken dan wel hetzelfde uiterlijk hebben als de verpakkingen voor brillen van Izipizi, uit het handelsverkeer in Europa terug te roepen door het sturen van een brief aan alle afnemers, waarin aan de afnemers wordt gevraagd om de nog resterende voorraad van brillen in de betreffende verpakkingen te retourneren aan Looplabb;
3.1.3.
Looplabb c.s. gebiedt de volledige voorraad van de brillen in inbreukmakende verpakkingen die zich nog bevinden onder Looplabb c.s. dan wel onder één of meer derden ten behoeve van Looplabb c.s., op een nader door Izipizi aan te geven locatie om niet aan Izipizi over te dragen ter vernietiging op kosten van Looplabb c.s., waarbij de advocaten van Izipizi worden voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs van de vernietiging;
3.1.4.
Looplabb c.s. beveelt op de homepage van de website www.looplabb.com een duidelijk leesbare rectificatie te plaatsen zoals omschreven in de dagvaarding;
3.1.5.
Looplabb c.s. veroordeelt om aan de advocaten van Izipizi schriftelijk opgave te doen van de in de dagvaarding genoemde gegevens en deze opgave te doen staven met schriftelijke brondocumenten;
3.1.6.
Looplabb en [gedaagde 2] veroordeelt tot betaling aan Izipizi van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat, dan wel – zulks ter keuze van Izipizi – € 500,- voor ieder product waarmee, de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd heeft gehandeld met de onder 3.1.1. tot en met 3.1.5. gevorderde verboden en bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,- per gedaagde;
3.1.7.
Looplabb c.s. hoofdelijk veroordeelt om de door Izipizi geleden en nog te lijden schade te betalen, nader op te maken bij staat;
3.1.8.
Looplabb c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv [1] , vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
3.2.
Izipizi legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag.
3.2.1.
Izipizi is verkoper en producent van lees- en zonnebrillen. Zij verkoopt haar brillen in opvallende verpakkingen (zie de afbeeldingen hieronder) die wisselen van kleur, maar waarbij de volgende kenmerkende elementen bij elke verpakking terugkeren (hierna: de Izipizi-verpakkingen):
a. een rechthoekige doos;
b. van karton;
c. met daarop een levensgrote afbeelding van een bril (met of zonder glazen);
d. meer specifiek de bril die in de doos zit;
e. waarbij de bril zonder zichtbare poten recht van voren is afgebeeld;
f. en daarbij vrijwel de gehele oppervlakte van de voorkant inneemt;
g. het merk van Izipizi is kleiner boven de bril afgebeeld.
3.2.2.
Izipizi is houdster van het Izipizi-Uniemerk dat op 30 oktober 2017 is geregistreerd (2.3).
3.2.3.
[gedaagde 2] tot 12 december 2019 en daarna Looplabb, hebben brillen aangeboden in een verpakking die wat de vormgeving betreft nagenoeg identiek is aan de Izipizi-verpakking voor brillen. Daarmee wordt inbreuk gemaakt op het Izipizi-Uniemerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo [2] alsmede op het auteursrecht dat op de vormgeving van de Izipizi-verpakkingen rust. Tot slot zijn de verpakkingen van Looplabb c.s. een slaafse nabootsing van de Izipizi-verpakkingen.
3.3.
Looplabb c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Izipizi, met veroordeling van Izipizi in de kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv.
in reconventie
3.4.
Looplabb c.s. vordert dat de rechtbank het Izipizi-Uniemerk nietig verklaart op grond van artikel 59 lid 1 sub a UMVo, in samenhang met artikel 7 lid 1 sub b, c en d UMVo, omdat, kort gezegd, het elk onderscheidend vermogen mist, uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming of andere kenmerken van de waren althans uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.
4.De beoordeling
in reconventie
4.1.
Op 21 oktober 2020 heeft deze rechtbank de procedure in de hoofdzaak (in conventie en reconventie) voor zover deze betrekking heeft op de inbreuk op het Izipizi-Uniemerk, geschorst in afwachting van een definitieve uitspraak van het Bureau. Na de uitspraak van het Bureau op 17 december 2020 heeft de rechtbank de schorsing opgeheven en is de procedure in de hoofdzaak hervat.
4.2.
Looplabb c.s. heeft in de hoofdzaak haar vordering in reconventie tot nietigverklaring van het Izipizi-Uniemerk gehandhaafd.
4.3.
Artikel 128 lid 2 UMVo bepaalt dat een rechtbank voor het Uniemerk een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring verwerpt indien op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond als door het Bureau tussen dezelfde partijen een onherroepelijke beslissing is gegeven.
4.4.
De rechtbank stelt vast dat Looplabb in de hoofdzaak ten aanzien van dezelfde verpakking van Izipizi en met dezelfde argumenten een nietigheidsvordering heeft ingesteld bij het Bureau. Looplabb heeft afstand gedaan van haar recht om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het Bureau. Daarmee is die uitspaak onherroepelijk geworden. Dit heeft tot gevolg dat de rechtbank de vordering van Looplabb c.s. in reconventie zal afwijzen.
in conventie
Persoonlijke aansprakelijkheid [gedaagde 2]
4.5.
Izipizi heeft naast Looplabb ook [gedaagde 2] in persoon gedagvaard. Izipizi heeft toegelicht dat zij [gedaagde 2] persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld omdat Looplabb eerst de eenmanszaak van [gedaagde 2] was.
4.6.
[gedaagde 2] betwist dat hij persoonlijk aansprakelijk is en voert aan dat alle rechten en plichten behorende bij de eenmanszaak zijn overgedragen aan Looplabb.
4.7.
De rechtbank stelt vast dat Looplabb als besloten vennootschap zelfstandig houder is van rechten en plichten. Dit betekent dat [gedaagde 2] in beginsel niet in privé aansprakelijk is voor hetgeen heeft plaatsgevonden na oprichting van Looplabb. Voor de periode dat [gedaagde 2] zijn onderneming als eenmanszaak voerde geldt dat, nu Izipizi niet heeft weersproken dat de rechten en plichten van de eenmanszaak zijn overgedragen aan Looplabb, ook de rechtbank daarvan uitgaat. De rechtbank zal daarom de vorderingen van Izipizi ingesteld tegen [gedaagde 2] afwijzen.
Primair: inbreuk op Uniemerk van Izipizi
4.8.
Izipizi heeft haar vorderingen primair gebaseerd op de stelling dat Looplabb met haar verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerk. Izipizi baseert de gestelde inbreuk op artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo. Bij haar beoordeling of sprake is van inbreuk op het Uniemerk neemt de rechtbank de verpakking zoals door Izipizi is gedeponeerd (2.3) als uitgangspunt. Ten aanzien van de verpakking van Looplabb maakt de rechtbank onderscheid tussen de witte verpakking met daarop een zwart brilmontuur en de gekleurde verpakking met daarop een wit brilmontuur. Bij de gekleurde verpakkingen van Looplabb is onderling sprake van overeenstemming; op allen staat een wit brilmontuur afgebeeld en de rangschikking van brilmontuur, merknaam en tekst op de voorkant van de verpakking is op alle gekleurde verpakkingen gelijk.
4.9.
Vaststaat dat Looplabb haar verpakking gebruikt voor de lees- en zonnebrillen die zij mede via haar website verhandelt. Zij gebruikt dit teken daarmee in het economisch verkeer en voor dezelfde producten als waarvoor het Izipizi-Uniemerk is geregistreerd. Dat Looplabb haar verpakking niet als merk gebruikt, zoals door haar betoogd, is voor de beoordeling of haar verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerk niet relevant.
Inbreuk b-grond – gevaar voor verwarring?
4.10.
De rechtbank zal eerst beoordelen of de Looplabb verpakking verwarringwekkend overeenstemt met het Izipizi-Uniemerk. Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. [3]
4.11.
Het relevante publiek bestaat in deze zaak uit consumenten die al dan niet verziend zijn en op zoek zijn naar een modieuze lees- of zonnebril. Nu het gaat om consumentaankopen van brillen die zich qua prijsklasse in het middensegment bevinden, zal het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau hebben. Izipizi stelt dat zij een bekende speler is in de modieuze lees- en zonnebrillenmarkt en dat zij binnen de branche een sterke identiteit heeft verkregen door het gebruik van haar verpakking. Voor zover Izipizi hiermee wenst te betogen dat sprake is van bij het relevante publiek verkregen onderscheidend vermogen en een beroep op inburgering doet, faalt dit betoog bij gebreke van een nadere concretisering van deze stelling na de gemotiveerde betwisting door Looplabb.
De witte Looplabb-verpakking
4.12.
Ten aanzien van de witte Looplabb-verpakking overweegt de rechtbank dat in een oogopslag te zien is dat het Izipizi-Uniemerk en de Looplabb-verpakking sterke gelijkenis met elkaar vertonen. Het Izipizi-Uniemerk is een simpel ontwerp dat bestaat uit een aantal elementen, zoals een kartonnen 3D rechthoekige doos, een grafische afbeelding van een brilmontuur zonder de brilpootjes en brilglazen, de Izipizi merknaam en de tekst van één regel. Vooral het brilmontuur vormt een dominant bestanddeel, omdat het in het midden van de verpakking is geplaatst en de meeste ruimte inneemt. De elementen zijn op een bepaalde manier gerangschikt. Hoewel net iets anders gerangschikt, staan deze elementen ook op de Looplabb-verpakking, die ook bestaat uit een rechthoekige kartonnen doos. Hierdoor is sprake van overeenstemming tussen beide verpakkingen. Omdat het element kleur bij de witte Looplabb-verpakking ontbreekt (zie verder hierna onder 4.14) is deze overeenstemming ook verwarringwekkend. De totaalindruk van beide verpakkingen is hierdoor hetzelfde. Anders dan Looplabb aanvoert, kan deze verwarring niet worden weggenomen door het op een andere plek plaatsen van de merknaam (linksboven in plaats van boven in het midden als bij Looplabb). Dit verschil, als ook het verschil in formaat van de verpakking en het formaat van de afgebeelde bril, zal bij het relevante publiek onvoldoende in het oog springen en kan alleen worden opgemerkt als de verpakkingen naast elkaar worden getoond. De consument zal in de winkel niet overgaan tot één op één vergelijking van beide verpakkingen. Door de grote mate van overeenstemming van elementen zal de consument de witte Looplabb-verpakking associëren met het Izipizi-Uniemerk en daarmee verwarren.
4.13.
De conclusie is dan ook dat de witte Looplabb-verpakking verwarringwekkend overeenstemt met het Izipizi-Uniemerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.
De gekleurde Looplabb-verpakking
4.14.
Ten aanzien van de gekleurde Looplabb-verpakking komt de rechtbank tot een andere conclusie. Ook tussen het Izipizi-Uniemerk en de gekleurde Looplabb-verpakking is sprake van overeenstemming. Beide verpakkingen gebruiken dezelfde elementen als hiervoor genoemd onder 4.12. Toch is hier geen sprake van verwarringsgevaar. Visueel overheerst namelijk de verschillende totaalindruk. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is ook de kleur die een derde gebruikt voor de weergave van het teken relevant, ondanks dat een kleur niet als Uniemerk is ingeschreven. [4] De Looplabb-verpakking heeft steeds een opvallende andere egale kleur. Daarnaast heeft het meest dominante element van het Izipizi-Uniemerk, het brilmontuur, steeds een andere kleur. Het brilmontuur van Looplabb is bij de gekleurde verpakking altijd wit. Met andere woorden: de Looplabb-verpakking heeft, anders dan het Izipizi Uniemerk, altijd een wit brilmontuur op een egaal gekleurde achtergrond. Bij het Izipizi-Uniemerk daarentegen wordt door Izipizi steeds gebruik gemaakt van verschillende kleuren brilmontuur (afhankelijk van de kleur van de bril in het doosje) en doosjes met minder prominente kleurstellingen die ook patronen kennen. Deze visuele verschillen zullen bij het relevante publiek overheersen ten opzichte van de aanwezige overeenkomsten waarop Izipizi wijst. Beide verpakking hebben dezelfde grafische karakteristieken. Doordat deze karakteristieken zodanig anders zijn uitgevoerd, hebben beide verpakkingen een verschillende totaalindruk.
4.15.
Daar komt bij dat het Izipizi-Uniemerk deels beschrijvend is, met als gevolg dat de onderscheidende kracht van het merk zeer beperkt is. Om de onderscheidingskracht en daarmee de beschermingsomvang van een merk te bepalen, moet globaal worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Het Izipizi-Uniemerk is grotendeels beschrijvend voor de in deze zaak relevante waren in de klasse 9 (verpakkingen voor brillen; brillen; zonnebrillen). Het product dat Izipizi verkoopt is een leesbril of zonnebril en op haar verpakking staat een brilmontuur afgebeeld en een eenregelige tekst “
Reading glasses. Lunettes de lecture”. De verpakking beschrijft dus in beeld en tekst haar eigen inhoud. Dit maakt dat deze elementen beperkt onderscheidend vermogen en dus een beperkte beschermingsomvang hebben.
Reading glasses. Lunettes de lecture”. De verpakking beschrijft dus in beeld en tekst haar eigen inhoud. Dit maakt dat deze elementen beperkt onderscheidend vermogen en dus een beperkte beschermingsomvang hebben.
4.16.
Gezien de beperkte beschermingsomvang van het Izipizi-Uniemerk is de rechtbank van oordeel dat ondanks het gebruik van dezelfde elementen, Looplabb met haar opvallend gekleurde verpakking en witte brilmontuur voldoende afstand heeft genomen van het Izipizi-Uniemerk en dat er geen sprake is van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.
4.17.
Op basis van het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat met het gebruik van de gekleurde Looplabb-verpakking geen gevaar voor verwarring ontstaat met het Izipizi-Uniemerk, zodat geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.
Inbreuk c-grond – aanvullende bescherming bekend merk?
4.18.
Voor de vraag of de gekleurde Looplabb-verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerk is voorts van belang of het Izipizi-Uniemerk kan worden aangemerkt als bekend merk waardoor het op basis van artikel 9 lid 2 sub c UMVo aanvullende bescherming heeft. Het merk wordt geacht een in de Unie bekend merk te zijn in de zin van dit artikellid wanneer het een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Uniemerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.
4.19.
De rechtbank volgt Izipizi in haar stelling dat het Izipizi-Uniemerk een bekend merk is. Niet is vereist, zoals Looplabb aanvoert, dat het merk in de hele Europese Unie is ingeburgerd. Het is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese gemeenschap (dan wel het Benelux gebied). Het grondgebied van de betrokken lidstaat (Nederland) kan worden beschouwd als aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese gemeenschap, en in het onderhavige geval ook van de Benelux-landen. [5] Uit de door Izipizi overgelegde stukken volgt dat het Izipizi-Uniemerk in ieder geval sinds 2015 bekend is in de Europese Unie. Izipizi verkoopt haar product in 80 landen en heeft in totaal meer dan 5.000 verkooppunten. Door de jaren heen is het product van Izipizi in diverse tijdschriften in Nederland en daarbuiten (
Elle, Cosmopolitan, Flair, Marie Claire, Gracia) gepubliceerd, waarbij naast de bril altijd de verpakking staat afgebeeld. Daarnaast maakt Izipizi veel reclame op social media voor haar product en betrekt ook daarbij altijd haar verpakking. Uit het feit dat Izipizi zo actief is op sociale media en veel publiceert over haar activiteiten en samenwerking met andere producenten volgt dat zij in ruime mate investeert in haar merk om zo meer bekendheid te genereren.
Elle, Cosmopolitan, Flair, Marie Claire, Gracia) gepubliceerd, waarbij naast de bril altijd de verpakking staat afgebeeld. Daarnaast maakt Izipizi veel reclame op social media voor haar product en betrekt ook daarbij altijd haar verpakking. Uit het feit dat Izipizi zo actief is op sociale media en veel publiceert over haar activiteiten en samenwerking met andere producenten volgt dat zij in ruime mate investeert in haar merk om zo meer bekendheid te genereren.
4.20.
Om een sub c-inbreuk aan te nemen is ook vereist dat de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken (de Looplabb-verpakking) zodanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken en een verband hiertussen legt, al verwart het deze niet. Voldoende is dat het teken het merk in gedachten roept. Een en ander moet beoordeeld worden aan de hand van een globale beoordeling, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval.
4.21.
Weliswaar is sprake van enige overeenstemming, toch zal het revelante publiek onvoldoende verband leggen tussen de Looplabb-verpakking en het Izipizi-Uniemerk. In het voorgaande (4.15) is reeds geoordeeld dat het Izipizi-Uniemerk een beperkt onderscheidend vermogen heeft. Dit maakt dat het merk in mindere mate uniek is waardoor er minder snel sprake zal zijn van inbreuk. Daarbij komt dat het meest in het oog springende element op de verpakkingen, het brilmontuur, teveel van elkaar verschilt. Het Izipizi-Uniemerk gebruikt een zwart brilmontuur (of een brilmontuur in de kleur van de desbetreffende bril), terwijl op de Looplabb-verpakking altijd een wit brilmontuur staat afgebeeld. De egaal en opvallend gekleurde achtergrond van de Looplabb-verpakking zorgt bovendien voor meer contrast waardoor het witte brilmontuur meer opvalt en de Looplabb-verpakking een eigen uitstraling geeft. Hierdoor zal het publiek onvoldoende samenhang zien om een verband te leggen tussen het Izipizi-Uniemerk en de Looplabb-verpakking.
4.22.
Doordat het relevante publiek dit verband niet legt, kan Looplabb met haar verpakking geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Izipizi-Uniemerk. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub c UMVo.
Tussenconclusie inbreuk Uniemerk
4.23.
Hiervoor is geoordeeld dat de witte Looplabb-verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerk. Dat betekent dat het onder 3.1.1. onder a. gevorderde stakingsbevel voor zover gegrond op artikel 9 lid 2 sub b UMVo wordt toegewezen ten aanzien van de witte Looplabb-verpakking.
4.24.
Niet ter discussie staat dat Looplabb de productie en verkoop van haar witte verpakking al enige tijd heeft gestaakt. Bovendien heeft zij de nog bestaande witte verpakkingen omgestickerd en een onthoudingsverklaring ondertekend. Daarmee heeft Izipizi niet langer belang bij toewijzing van de onder 3.1.2. gevorderde terugroeping, de onder 3.1.3. gevorderde vernietiging van de witte verpakkingen en de onder 3.1.4. gevorderde rectificatie. Deze vorderingen worden daarom afgewezen.
4.25.
Ook de onder 3.1.5. gevorderde schriftelijk opgave van gegevens wordt afgewezen nu de vordering op dit punt onvoldoende concreet is.
4.26.
De gevorderde dwangsom ten aanzien van de vordering onder 3.1.1 onder a. zal worden afgewezen. Gezien de door Looplabb getekende onthoudingsverklaring heeft Izipizi bij een dwangsom op hetgeen is gevorderd geen belang.
4.27.
Voor de gevorderde schade op te maken bij staat in relatie tot de witte Looplabb-verpakking moet de schade aannemelijk zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan deze eis. Deze vordering zal daarom worden toegewezen.
4.28.
De gekleurde Looplabb-verpakking maakt geen inbreuk op het Izipizi-Uniemerk, zodat de rechtbank de vorderingen gebaseerd op deze grond zal afwijzen.
Subsidiair: inbreuk op auteursrecht van Izipizi
4.29.
De rechtbank komt vervolgens voor wat betreft de gekleurde Looplabb-verpakking toe aan de subsidiaire grondslag; is er sprake van inbreuk op het auteursrecht van Izipizi? Daarbij gaat de rechtbank uit van de gehele Izipizi-verpakking (en niet alleen de door het Uniemerk beschermde elementen).
4.30.
Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 Aw [6] , moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. [7] Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw. [8] Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen dat een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. [9] De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze; de verschillende manieren om een idee uit te voeren zijn dan zodanig beperkt dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan en de auteur onmogelijk uitdrukking kan geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat kan komen dat een eigen intellectuele schepping vormt. [10] Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode. [11]
4.31.
Izipizi stelt dat haar verpakking een auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van artikel 10 Aw. Zij is de maker van de rechthoekige verpakking die bestaat uit een combinatie van een egale achtergrond met daarop een brilmontuur die een groot deel van de voorkant van de verpakking beslaat, boven het brilmontuur is een merknaam afgebeeld en onder de bril in kleine letters een eenregelige tekst. De verpakking is zo gemaakt dat hierin een lade zit waarin de bril ligt, aldus Izipizi.
4.32.
Looplabb voert aan dat de verpakking niet kwalificeert als werk omdat het geen eigen intellectuele schepping is. De verpakking, een doosje met daarop een bril, is zo banaal en/of triviaal, dat het auteursrecht daar geen bescherming voor biedt. Daarnaast sluit Izipizi met haar verpakking aan bij de minimalistische stijl die door Apple is ingezet, al enige tijd populair is en door andere branches is overgenomen. Verder stelt Looplabb dat de ontwerpvrijheid bij een brilverpakking relatief beperkt is.
4.33.
De rechtbank volgt Looplabb niet in haar standpunt dat de Izipizi-verpakking niet als werk kan worden aangemerkt. De combinatie van elementen en hun rangschikking op de verpakking, en de specifieke wijze van openen, die tezamen de Izipizi-verpakking vormen, komt auteursrechtelijke bescherming toe. Izipizi heeft er terecht op gewezen dat ruimte bestaat voor creatieve keuzes bij de vormgeving van de verpakking en heeft de volgende vormgevingselementen toegepast: een rechthoekige verpakking met daarop een grafische afbeelding van een brilmontuur al dan niet zonder brilpootjes en al dan niet zonder brilglazen, groot gepositioneerd in het midden van de verpakking, met daaronder een lees-icoon en een eenregelige tekst inhoudende de beschrijving van het product en in de linker bovenhoek de merknaam van Izipizi. De verpakking bestaat uit een hoes met daarin een lade voor de bril die uitgeschoven kan worden. Deze creatieve keuzes zijn niet dermate triviaal, banaal of technisch bepaald dat een persoonlijk stempel ontbreekt. De keuzes voor de wijze waarop het brilmontuur is afgebeeld en de verpakking opent zijn ook niet louter technisch of functioneel bepaald.
4.34.
De Izipizi-verpakking is daarom aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk waarbij de hiervoor in 4.33 genoemde kenmerken de auteursrechtelijk beschermde elementen zijn.
4.35.
De volgende vraag die beantwoord moet worden is of de Looplabb-verpakking inbreuk maakt op het auteursrecht op de Izipizi-verpakking. Daartoe dienen de totaalindrukken van beide verpakkingen met elkaar te worden vergeleken, waarbij de auteursrechtelijk beschermde elementen bepalend zijn. [12]
4.36.
De rechtbank merkt allereerst op dat aan de Izipizi-verpakking een beperkte beschermingsomvang moet worden toegekend. Het ontwerp heeft geen hoge mate van oorspronkelijkheid. Op de brilverpakking staat niet meer dan een afbeelding van een brilmontuur met daaronder een beschrijving van de inhoud, een lees-icoon en de merknaam. In feite beschrijft de verpakking in beeld en tekst haar inhoud. Hiervan kan niet worden gezegd dat dit een revolutionair ontwerp is. Doordat de beschermingsomvang beperkt is, zal minder snel sprake van inbreuk zijn.
4.37.
Hieronder staan enkele Izipizi-verpakkingen (rechts) en Looplabb-verpakkingen (links) afgebeeld:
4.38.
De rechtbank oordeelt dat de Looplabb-verpakking geen inbreuk maakt op de auteursrechten op de Izipizi-verpakking. De relevante totaalindruk wordt bij beide verpakkingen bepaald door het brilmontuur en de plaatsing van de merknaam. Het Looplabb brilmontuur is, anders dan bij Izipizi, altijd wit en wordt nooit afgebeeld met brilpootjes. Verder heeft Looplabb haar merknaam centraal boven het brilmontuur geplaatst. Doordat de vormgeving minimalistisch is vallen ook de kleine verschillen sneller op. Zo is het formaat van de Looplabb-verpakking kleiner, ontbreekt het lees-icoon en wordt de verpakking door middel van een klep gesloten en geopend. Ondanks de overeenkomsten tussen de verpakkingen is daarom toch sprake van een andere totaalindruk.
4.39.
Gelet op de beperkte beschermingsomvang en de omstandigheid dat beide verpakkingen een andere totaalindruk hebben, komt de rechtbank tot de conclusie dat de Looplabb-verpakking geen inbreuk maakt op het auteursrecht op de Izipizi-verpakking. De subsidiaire vordering van Izipizi wordt daarom afgewezen.
Meer subsidiair: onrechtmatige daad door slaafse nabootsing
4.40.
De rechtbank komt tot slot toe aan beoordeling van de meer subsidiaire stelling van Izipizi dat de (gekleurde) Looplabb-verpakking een onrechtmatige slaafse nabootsing is van het Izipizi-Uniemerk.
4.41.
Nabootsing van een stoffelijk product staat in beginsel vrij, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. [13]
4.42.
Vereist is dat het Izipizi-Uniemerk een eigen gezicht op de markt had op het moment dat de Looplabb-verpakking in 2017 op de markt werd aangeboden. [14] Hiervan is niet gebleken. Onder verwijzing naar het vormgevingserfgoed in 2017 heeft Izipizi gesteld dat haar Uniemerk destijds een eigen plaats innam op de markt. Looplabb heeft dit gemotiveerd betwist en ook onder verwijzing naar het vormgevingserfgoed in 2017 gesteld dat in 2017 meerdere soortgelijke verpakkingen op de markt werden aangeboden. Izipizi heeft hier tegenin gebracht dat deze verpakkingen ook inbreuk maken op het Izipizi-Uniemerk en dat Izipizi al dan niet juridische stappen onderneemt tegen deze producenten. Izipizi heeft nagelaten deze stellingen met stukken die zien op de relevante periode te onderbouwen, terwijl dat wel op haar weg had gelegen.
4.43.
Het eigen gezicht volgt ook niet uit de publicaties over Izipizi of uit de omstandigheid dat influencers en beroemdheden de Izipizi-brillen dragen en foto’s van de verpakking op social media plaatsen. Dit kan mogelijk wel iets zeggen over de populariteit en het marktaandeel van het Izipizi-Uniemerk bij het relevante publiek (zie 4.19). Populariteit of een groot marktaandeel zijn echter niet relevant voor het eigen gezicht, dat wordt bepaald door de uiterlijke onderscheidingsvorm van het product. [15]
4.44.
Overigens is de rechtbank – indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat het Izipizi-Uniemerk, dan wel de Izipizi-verpakking, in 2017 wel een eigen gezicht op de relevante markt had – van oordeel dat geen sprake is van aan Looplabb toe te rekenen nodeloos verwarringsgevaar. De rechtbank licht dat als volgt toe.
4.45.
Izipizi stelt dat Looplabb andere keuzes had moeten maken in het ontwerp van haar verpakking. De Izipizi-verpakking wordt gekenmerkt door bepaalde elementen zoals een egale achtergrond (in diverse kleurstellingen) en een levensgrote afbeelding van de bril die in de doos zit (met of zonder brilglazen). Verder is de bril van voren afgebeeld, zonder brilpoten en beslaat de bril bijna de hele voorkant van de verpakking. Gelet op deze gedetailleerde overeenkomsten kan geen sprake zijn van toeval en bestaat het gevaar dat het publiek in verwarring raakt, aldus Izipizi.
4.46.
Looplabb maakt hier terecht bezwaar tegen. Slaafse nabootsing laat geen ruimte voor bescherming van abstracties, zoals een aan de hand van bepaalde karakteristieken omschreven soort product of stijl. Bescherming van dergelijke abstracties zou een te vergaande beperking meebrengen van de vrije mededinging en productvormgeving. [16]
4.47.
Dat slaafse nabootsing ook beschermt tegen indirecte verwarring maakt dit niet anders. Ook indirecte verwarring moet worden beoordeeld op basis van een vergelijking van de totaalindrukken van de concrete producten, niet op basis van een vergelijking van de (kenmerkende) elementen van de Izipizi-verpakking met de Looplabb-verpakking. De rechtbank heeft hiervoor al geoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar omdat de totaalindruk van beide verpakkingen anders is (4.14 tot en met 4.17). Het verweer dat Looplabb andere keuzes had moeten maken houdt dan ook geen stand.
4.48.
De rechtbank komt tot de conclusie dat geen sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing van het Izipizi-Uniemerk. De op slaafse nabootsing gestoelde vorderingen worden daarom afgewezen.
Eindconclusie
4.49.
De primaire vordering van Izipizi gegrond op de stelling dat Looplabb met haar witte verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerk wordt toegewezen. De subsidiaire vorderingen van Izipizi, gegrond op de stellingen dat de gekleurde Looplabb-verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerkrecht, dat deze Looplabb-verpakking inbreuk maakt op het auteursrecht van Izipizi en meer subsidiair dat de gekleurde Looplabb-verpakking een onrechtmatige slaafse nabootsing is van het Izipizi-Uniemerk, worden afgewezen.
Proceskosten
in conventie en in reconventie
4.50.
De primaire vordering van Izipizi wordt ten aanzien van de witte Looplabb-verpakking toegewezen (conventie). De vordering van Looplabb wordt afgewezen (reconventie). Dit betekent dat Looplabb als de steeds in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure van Izipizi.
4.51.
Izipizi maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft haar kosten gespecificeerd op een bedrag van € 14.224,50 exclusief BTW en inclusief griffierecht.
4.52.
Om de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten te beoordelen, zoekt de rechtbank aansluiting bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Deze zaak moet worden aangemerkt als een normale bodemzaak (categorie II.a). Omdat de procedure in reconventie volledig samenhangt met de procedure in conventie, geldt dit indicatietarief voor beide procedures tezamen. Looplabb heeft immers in conventie het verweer gevoerd dat geen sprake is van inbreuk op het Uniemerk met dezelfde argumenten op basis waarvan zij in reconventie de nietigheid van dit Uniemerk heeft gevorderd.
4.53.
De rechtbank constateert dat het bedrag aan advocaatkosten (€ 14.224,50) ook de tijd omvat die is besteed aan het deel van de procedure dat ziet op de gestelde slaafse nabootsing, terwijl dat geen betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Daarom gaat de rechtbank er vanuit dat de door Izipizi gemaakte advocaatkosten als bedoeld in artikel 1019h Rv 66% daarvan bedragen, derhalve
€ 9.483,-. De rechtbank zal in conventie en reconventie tezamen dan ook een bedrag van
€ 9.483,- inclusief griffierecht toewijzen.
€ 9.483,-. De rechtbank zal in conventie en reconventie tezamen dan ook een bedrag van
€ 9.483,- inclusief griffierecht toewijzen.
4.54.
De gevorderde nakosten zijn begrepen in de proceskostenveroordeling. Er is dus geen grond voor veroordeling van Looplabb in de nakosten. Wel zullen deze overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot zoals hierna te melden.
in het incident
Algemeen
4.55.
Voor de volledigheid merkt de rechtbank op dat de vordering tot schorsing die Looplabb in het incident heeft ingesteld eerder door de rechtbank is toegewezen. In haar vonnis heeft de rechtbank de beslissing omtrent de kosten aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak. Daarom zal in het onderhavige vonnis een beslissing worden genomen over de kosten in het incident.
4.56.
Izipizi zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat het incident ziet op een kwestie van intellectueel eigendom en zeer eenvoudig is, moet bij de vaststelling van de proceskosten het liquidatietarief worden toegepast. De rechtbank begroot de kosten aan de zijde van Looplabb c.s. daarom op € 563,- (1 punt x tarief II).
5.De beslissing
De rechtbank
in het incident
5.1.
veroordeelt Izipizi in de proceskosten, aan de zijde van Looplabb c.s. begroot op € 563,-;
in conventie
5.2.
veroordeelt Looplabb om na betekening van dit vonnis in de Europese Unie het gebruik van de witte Looplabb-verpakking te staken en gestaakt te houden;
5.3.
veroordeelt Looplabb tot vergoeding aan Izipizi van de schade als gevolg van het verhandelen van de witte Looplabb-verpakking, waarbij de omvang van de schade nader wordt vastgesteld in een schadestaatprocedure;
5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5.
wijst af het meer of anders gevorderde.
in reconventie
5.6.
wijst de vordering af;
in conventie en in reconventie
5.7.
veroordeelt Looplabb in de proceskosten in de zin van art. 1019h Rv, die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Izipizi zijn begroot op € 9.483,- en bepaalt dat bij niet betaling wettelijke rente over dit bedrag verschuldigd is vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;
5.8.
begroot de nakosten op € 163.- zonder betekening, verhoogd met € 85,- in geval van betekening;
5.9.
verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, bijgestaan door mr. S.P.F. Sneeboer, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 24 november 2021.