Uitspraak
8 oktober 2004
Eerste Kamer
Nr. C99/080HR
JMH/MD
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
ANSUL B.V.,
gevestigd te Schiedam,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
t e g e n
AJAX BRANDBEVEILIGING,
gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: aanvankelijk jhr. mr. R.E.P. de Ranitz,
thans mr. R.S. Meijer.
1. Het verloop van het geding
De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt DWFV, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de onder 5 van dat arrest geformuleerde vragen van uitleg en iedere verdere beslissing aangehouden.
Uitspraak doende op de door de Hoge Raad gestelde vragen heeft het HvJEG bij arrest van 11 maart 2003, zaaknr. C-40/01, IER 2003, nr. 31, voor recht verklaard:
"1) Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een "normaal gebruik" wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.
2) De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschappelijke begrip "normaal gebruik" van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag."
Hierna hebben partijen een nadere schriftelijke toelichting gegeven.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.
2. Verdere beoordeling van het middel
2.1.1 In het licht van hetgeen het HvJEG heeft geantwoord op de eerste hem in het tussenarrest gestelde vraag wordt thans als volgt overwogen omtrent de onderdelen V tot en met XII (hoofdstuk D) en XIII tot en met XV (hoofdstuk E), die betrekking hebben op de vraag of Ansul in het ten processe bedoelde tijdvak van het merk MINIMAX voor brandblusapparaten gebruik, onderscheidenlijk normaal gebruik heeft gemaakt in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW, dat berustte op art. 12 lid 1 van Pro de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn). De overeenkomstige bepaling is thans neergelegd in art. 5, lid 1, aanhef en onder a, BMW.
2.1.2 Voor zover die onderdelen erover klagen dat het hof een onjuiste maatstaf heeft toegepast door te overwegen (rov. 10) dat Ansul in de bedoelde periode met de daar omschreven handelingen - het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden 'Gebruiksklaar Minimax' - geen gebruik en in elk geval geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt, treffen zij doel. Uit het antwoord van het HvJEG blijkt immers dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers.
2.1.3 Het bestreden arrest kan derhalve niet in stand blijven en de overige klachten van deze onderdelen behoeven geen behandeling. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen zal dienen te onderzoeken of de door Ansul en de REOB-bedrijven in de jaren 1989-1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit bezien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten, in de zin als bedoeld in de laatste volzin van 2.1.2 hiervoor, alsmede of dat gebruik als 'werkelijk gebruik' kan worden bestempeld.
2.2.1 De onderdelen XVI en XVII (hoofdstuk F) van het middel zijn gericht tegen rov. 8 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat van normaal gebruik van het merk MINIMAX voor de andere waren dan brandblusapparaten waarvoor Ansul het merk heeft ingeschreven - voor zover in dit geding van belang: onderdelen en blusmiddelen voor brandblussers - in de meerbedoelde periode geen sprake is geweest. Het hof heeft dat oordeel gebaseerd op de vaststaande omstandigheid (rov. 5 en 6) dat in de door Ansul in de desbetreffende periode verspreide prijslijsten, facturen en brochures het merk MINIMAX in het geheel niet voorkwam, dat de onderdelen en blusmiddelen merkloos waren en Ansul zich in haar relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX.
2.2.2 Onderdeel XVI klaagt dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en verwijst daarvoor naar hetgeen in onderdeel V reeds was aangevoerd met betrekking tot het gebruik voor brandblusapparaten. Voor zover deze klacht ziet op het gebruik van het merk voor onderdelen van brandblusapparaten, faalt zij. Het hof heeft, in cassatie onbestreden, immers vastgesteld dat Ansul de onderdelen merkloos heeft geleverd en zich in verband met die waren niet heeft bediend van de aanduiding MINIMAX. Het HvJEG heeft in zijn antwoord op vraag 1 vooropgesteld dat voor normaal gebruik in de zin van art. 12 lid 1 van Pro de Richtlijn vereist is dat het merk wordt gebruikt teneinde voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven een afzet te vinden of te behouden. Hetgeen het HvJEG daaraan heeft toegevoegd heeft betrekking op de vraag onder welke omstandigheden sprake kan zijn van normaal merkgebruik voor waren die reeds op de markt zijn gebracht. Nu voor de hier bedoelde onderdelen van brandblussers niet geldt dat zij reeds op de markt waren gebracht, is het oordeel van het hof dat van normaal gebruik van het merk voor die waren geen sprake is geweest, juist, ook indien het door het HvJEG gegeven antwoord daarbij in aanmerking wordt genomen. Het onderdeel faalt dus in zoverre. Voor zover onderdeel XVI betrekking heeft op het gebruik van het merk voor blusmiddelen (blusvloeistof en -poeder) behoeft het geen behandeling, gelet op hetgeen hierna omtrent onderdeel XVII wordt overwogen.
2.2.3 Onderdeel XVII heeft betrekking op 's hofs oordeel wat betreft de door Ansul geleverde blusmiddelen. De klacht onder a. houdt in dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het hervullen van de brandblussers met blusmiddel en het terugleveren van die blussers, voorzien van het merk, niet een vorm van gebruik in de zin van art. 5 lid Pro 3 (oud) BMW is, in welk verband het onderdeel zich beroept op de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993, nr. A92/1, NJ 1994, 637, inz. Shell/Walhout. Deze klacht treft doel. Indien de levering door Ansul van blusmiddelen in de met MINIMAX gemerkte brandblusapparaten, die in het verleden met blusmiddelen reeds in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen valt met het in het verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking met dat merk, dan is sprake geweest van gebruik in de zin van art. 5 lid Pro 3 (oud) BMW. Het hof - dat met de vaststelling dat de blusmiddelen 'merkloos' waren kennelijk heeft bedoeld dat die stoffen als zodanig niet van een merk waren voorzien - heeft, door die mogelijkheid niet te onderzoeken, dat miskend. De motiveringsklacht onder b. van dit onderdeel, waaraan de lezing ten grondslag ligt dat het hof de blusmiddelen niet heeft aangemerkt als 'overige waren' (waarvoor Ansul het merk MINIMAX ingeschreven heeft), mist feitelijke grondslag en kan derhalve niet tot cassatie leiden.
2.3 Onderdeel I (hoofdstuk B) behelst een motiveringsklacht met betrekking tot rov. 5 onder ii, waarin het hof heeft vastgesteld dat in de door Ansul in de ten processe bedoelde periode verspreide prijslijsten, facturen en brochures het merk MINIMAX niet voorkomt. Het onderdeel mist doel, aangezien het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk de in het onderdeel bedoelde vermeldingen van de aanduiding 'Minimax' niet als gebruik van dat merk heeft aangemerkt.
2.4 De onderdelen II-IV (hoofdstuk C) zijn gericht tegen rov. 14, waarin het hof het door Ansul in 1994 verrichte depot van het merk MINIMAX voor diensten (bedoeld in 3.1 onder ii van het tussenarrest van de Hoge Raad) te kwader trouw heeft geoordeeld. Nu voor 's hofs oordeel redengevend is geweest dat de merkinschrijving van Ansul van 1971 wegens non usus was vervallen, welk oordeel op de daarvoor gebezigde gronden niet in stand kan blijven, behoeven deze onderdelen thans geen behandeling. Na verwijzing zal de desbetreffende vordering van Ajax alsnog beoordeeld dienen te worden. Daarbij zal het hof, gelet op het in onderdeel IIb bedoelde verweer van Ansul, dienen te onderzoeken of het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouw en normaal is geweest in de zin van art. 4, aanhef en onder 6.a BMW.
2.5 Ook onderdeel XVIII (hoofdstuk G), gericht tegen rov. 10, waarin het hof het (subsidiair gedane) bewijsaanbod van Ansul als onvoldoende gesubstantiëerd heeft gepasseerd, behoeft geen behandeling.
3. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 november 1998;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Ajax in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ansul begroot op € 342,03 aan ver-schotten en € 2.725,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 8 oktober 2004.