Uitspraak
RECHTBANK Amsterdam
Civiel recht
Zaaknummer: C/13/744851 / HA ZA 24-41
Vonnis van 12 juni 2024
in de zaak van
COPAR B.V.,
te Raamsdonksveer,
eisende partij,
hierna te noemen: Copar,
advocaat: mr. K.H.L. van Waasbergen,
tegen
de rechtspersoon naar buitenlands recht
CONTINENTAL SWEETS BELGIUM N.V.,
te Lier (België),
gedaagde partij,
hierna te noemen: CSB,
advocaat: mr. J.H.C. van den Akker.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 28 november 2023,
- de akte overlegging producties Copar,
- de conclusie van antwoord, met producties,
- het tussenvonnis van 27 maart 2024, waarin de mondelinge behandeling is bepaald,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 29 april 2024, met de daarin genoemde stukken.
1.2.
Daarna is een datum voor het vonnis bepaald.
1.3.
Waar gaat de zaak over?
Het geschil tussen partijen gaat over beëindiging van een licentieovereenkomst. Copar en CSB vielen ooit onder hetzelfde concern en handelden toen beide in het snoepgoed ‘Draculatanden’. Nadat partijen apart verder gingen hebben zij afspraken gemaakt over wie het merkrecht had op de Draculatanden en onder welke voorwaarden de ander het snoepgoed mocht verhandelen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een licentieovereenkomst. Daarin is afgesproken dat Copar het snoep mocht verkopen in Nederland en CSB in (onder meer) België en Luxemburg. Omdat de Draculatanden van Copar nu via Nederlandse winkelketens in België op de Belgische markt komen, vindt CSB dat zij de licentieovereenkomst mocht beëindigen. Deze situatie was volgens haar namelijk niet voorzien bij het aangaan van de overeenkomst. Daarnaast vindt CSB dat zij ook de opzegmogelijkheid mocht inroepen die in de licentieovereenkomst staat. Copar vindt dat CSB de licentieovereenkomst niet kan opzeggen. De rechtbank oordeelt in dit vonnis dat CSB de licentieovereenkomst onterecht heeft opgezegd omdat de opzeggingsgrond uit de overeenkomst zich niet voordoet, dat de licentieovereenkomst als een overeenkomst voor onbepaalde tijd moet worden beschouwd en dat de opzeggingsgronden van CSB met betrekking tot onvoorziene omstandigheden niet slagen.
2.De feiten
Partijen
2.1.
Copar is een vennootschap die zich bezig houdt met de (groot)handel in snoep en zoetwaren. Copar laat onder meer het snoepgoed ‘Draculatanden’ (hierna ook wel het snoep(goed)) produceren en verkoopt dat in Nederland aan haar afnemers.
2.2.
Copar kent wat betreft haar statutaire namen de volgende geschiedenis:
- tot 1991: Beheer- en exploitatiemaatschappij Verduijn B.V.,
- 1991-2006 [bedrijf] B.V. (hierna: [bedrijf] ),
- 2006-2008: Leaf Holland Distribution B.V. (hierna: LHD),
- 2008-heden: Copar.
2.3.
CSB is een vennootschap die in België is gevestigd, die ook is gespecialiseerd in de (groot)handel in snoep en zoetwaren. CSB laat ook het snoepgoed Draculatanden produceren en verkoopt dat (onder meer) in België en Luxemburg aan haar afnemers.
2.4.
CSB kent wat betreft haar statutaire namen de volgende geschiedenis:
- Tot 2005: Continental Sweets Belgium N.V. (hierna: Continental Sweets Belgium (oud)),
- 2005-2012: Leaf Belgium Distribution N.V. (hierna: LBD),
- 2012-heden: CSB.
2.5.
Partijen Copar en CSB vielen lange tijd onder hetzelfde concern.
In de jaren ’90 vielen onder het concern Campbell Foods de volgende vennootschappen:
- [bedrijf] ,
- Continental Sweets Belgium oud,
- de Franse vennootschap Lamy Lutti S.A.S.,
Vanaf 2005 zijn zij gezamenlijk overgenomen door de Leaf International N.V. Group, en vielen onder de Leaf Group dus:
- Leaf Holland Distribution (LHD),
- Leaf Belgium Distribition (LBD),
- Leaf France
2.6.
In 2008 heeft LHD zich afgescheiden van de Leaf Group en is zij zelfstandig verder gegaan als Copar.
2.7.
In 2012 heeft de Duitse vennootschap Katjes LBD gekocht van Leaf Group en weer samen gebracht met de Franse vennootschap Lamy Lutti (voorheen Leaf France), die Katjes al in 2008 had gekocht. Bij deze verkoop werd LBD CSB en Lamy Lutti werd Lutti.
2.8.
In 2017 zijn CSB en Lutti door Katjes verkocht aan Carambar & Co S.A.S.
2.9.
In 2021 heeft de participatiemaatschappij MKB Fonds 55% (meerderheid) van de aandelen van Copar verkregen. De structuur van Copar is daarbij als volgt:
De merken
2.10.
Alle merken van de snoepwaren die sinds de jaren ’90 onder het Campbell Foods concern vielen en later onder de Leaf Group en die niet het merk ‘Lutti’ bevatten, waaronder de in kwestie zijnde Draculatanden en de Cola Knots, werden geregistreerd onder de vennootschap [bedrijf] .
2.11.
In 1997 en 1998 zijn de volgende merken (hierna: de Merken) geregistreerd onder de naam van [bedrijf] :
2.12.
Na vertrek van Copar uit de Leaf Group in 2008 heeft zij LBD een mondelinge licentie verleend om de Merken te gebruiken op de Belgische en Luxemburgse markt.
2.13.
Vier jaar later, in 2012, toen LBD werd verkocht aan Katjes (en CSB werd) is besloten om de Merken aan CSB over te dragen. Copar heeft bij akte van overdracht de vijf hiervoor genoemde Merken (2.11) aan CSB overgedragen voor een bedrag van € 160.000. In dezelfde deal hebben partijen een Trademark License Agreement (hierna: de licentieovereenkomst) getekend waarbij CSB Copar het gebruik van de Merken in licentie heeft gegeven voor het territorium Nederland.
In de licentieovereenkomst is onder meer bepaald:
“(…) 1. GRANT OF LICENSE
1.1.
Following the execution between Parties of the Deed of Assignment as provided for in Schedule 1 of this Agreement, LBD hereby grants to Copar, and Copar hereby accepts, an exclusive, perpetual, royalty-free license to use the Trademarks in the Netherlands (the “
Territory”) for the manufacturing and distribution of confectionery products (the “
License”) The License includes the right to procure such manufacturing by a third party. LBD shall not grant to any third party the rights to use the Trademarks or any trademark identical or confusingly similar in the Territory.
Territory”) for the manufacturing and distribution of confectionery products (the “
License”) The License includes the right to procure such manufacturing by a third party. LBD shall not grant to any third party the rights to use the Trademarks or any trademark identical or confusingly similar in the Territory.
(…)
2. MAINTENANCE
2.1
LBD shall:
2.1.1.
not abandon or allow to lapse any of the Trademarks, without the consent of Copar which consent shall not be unreasonably withheld;
(…)
4. TERM AND TERM1NATION
4.1.
This Agreement shall be effective as of the moment this Agreement is signed by both Parties and shall - if not terminated earlier - continue in force until none of the Trademarks is registered anymore.
(…)
4.3.
LBD may terminate this Agreement prematurely with immediate effect by notice in writing to Copar in the event of a (direct or indirect) change of control over Copar to any direct competitor of LBD (including but not limited to any company which is, or a group company (
groepsmaatschappij) of which is, active in the manufacturing of chewing gum, pastilles, candy or other confectionery products). A change of control shall for the purpose of this clause 4.3 mean a change of (i) the (solo or joint and legal or beneficial) ownership of the majority of the shares in the capital of Copar. (ii) the ability to control the majority of the voting rights in respect of Copar, or (iii) the ability to appoint or dismiss the majority of the members of the management board of Copar; (…)”
groepsmaatschappij) of which is, active in the manufacturing of chewing gum, pastilles, candy or other confectionery products). A change of control shall for the purpose of this clause 4.3 mean a change of (i) the (solo or joint and legal or beneficial) ownership of the majority of the shares in the capital of Copar. (ii) the ability to control the majority of the voting rights in respect of Copar, or (iii) the ability to appoint or dismiss the majority of the members of the management board of Copar; (…)”
2.14.
De Merken zijn in de jaren ’90 geregistreerd door merkenbureau Office Kirkpatrick. S.A. Lutti heeft echter in 2018 besloten om over te stappen naar een ander merkenbureau, Jacobacci & Coralis Harle, die het beheer van de merkenportefeuille op zich heeft genomen. In 2018 zijn twee Merken aan de aandacht ontsnapt en niet verlengd:
2.15.
In 2019 is deze fout hersteld en zijn deze Merken opnieuw geregistreerd, eveneens voor de klasse 30:
Ontstaan van het geschil tussen partijen
2.16.
Copar laat het snoep onder de licentie produceren door Matthijs B.V. (hierna: Matthijs). Copar verkoopt het snoep vervolgens aan haar klanten. Een voorbeeld hiervan is de distribiteur A.S. Watson. De Kruidvat-winkelketen maakt onder meer onderdeel uit van de A.S. Watson Group en op deze manier komt het snoepgoed in de Kruidvat-winkels terecht. Hierbij kan het zo zijn dat Copar in Nederland het snoep aan A.S. Watson verkoopt en A.S. Watson vervolgens het snoep levert aan een Kruidvatfiliaal in België.
2.17.
Eind november 2022 heeft CSB Matthijs benaderd om te stoppen met de productie van het snoep of om voortaan alleen nog maar snoep voor CSB te produceren. CSB was namelijk in de veronderstelling dat Copar inbreuk maakte op haar Merken omdat zij, op dat moment, niet op de hoogte was van het bestaan van de licentieovereenkomst.
2.18.
Op 17 februari 2023 heeft Copar per brief aan CSB geschreven dat het benaderen van Matthijs een onrechtmatige daad oplevert.
2.19.
Copar heeft CSB op 9 maart 2023 de ondertekende licentieovereenkomst toegestuurd. Na enige correspondentie tussen partijen, was het CSB duidelijk dat er wel een geldige licentieovereenkomst bestond tussen partijen.
CSB heeft echter per brief van 10 maart 2023 laten weten dat zij had vastgesteld dat Copar het snoep buiten het territorium Nederland verkocht, namelijk aan Belgische filialen. Dit heeft CBS vervolgens herhaald bij brief (van haar Nederlandse advocaat) van 21 maart 2023.
2.20.
Op 22 juni 2023 heeft CSB per brief de licentieovereenkomst met Copar opgezegd tegen 1 maart 2024. De redenen voor opzegging zijn:
- artikel 4.3 van de licentieovereenkomst; de change of control bepaling. Copar was in handen gekomen van een concurrent van CSB, door de overname van Copar in 2021 door MKB Fonds,
- vanwege gewijzigde omstandigheden kon CSB de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen; volgens CSB is sprake is van gewijzigde marktsituatie en verwatering van de kwaliteit van de Draculatanden in België en Luxemburg.
3.Het geschil
3.1.
Copar vordert – samengevat na wijziging van eis – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
I. te verklaren voor recht dat de opzegging van de licentieovereenkomst door CSB in de brief d.d. 7 juli 2023 geen effect heeft;
II. te verklaren voor recht dat Copar het recht heeft om de Benelux woord- en vormhandelsmerken geregistreerd onder de nummers: 636668, 642254, 620910, 620958, 609395, 1391217 en 1391233 te gebruiken binnen de geografische grenzen van Nederland onder de voorwaarden zoals opgenomen in de licentieovereenkomst;
III. te verklaren voor recht dat CSB onrechtmatig heeft gehandeld en handelt door haar pogingen om Copar te hinderen in het uitoefenen van de intellectuele eigendomsrechten waarvoor Copar op grond van de licentieovereenkomst licentierechten heeft, daaronder begrepen de uitingen van CSB naar leveranciers, producenten en klanten van Copar en andere aan Copar gelieerde entiteiten, van de strekking dat Copar geen recht zou hebben op het gebruik van de Benelux woord- en vormhandelsmerken geregistreerd onder de nummers: 636668, 642254, 620910, 620958, 609395, 1391217 en 1391233;
IV. te verklaren voor recht dat CSB aansprakelijk is voor alle schade die Copar lijdt en zal lijden ten gevolge van de onder III. genoemde onrechtmatige daden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
V. CSB te veroordelen tot betaling aan Copar van een bedrag ter hoogte van € 2.322,39, begroot als voornoemd en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 13 april 2023; en
VI. CSB te veroordelen tot betaling aan Copar van de proces- en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.2.
Copar legt aan haar vordering ten grondslag dat CSB ten onrechte de licentieovereenkomst heeft opgezegd. Copar stelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.3 van de licentieovereenkomst, de change of control-bepaling. Daarnaast is de licentieovereenkomst ook als duurovereenkomst niet opzegbaar en doordat CSB dit toch heeft gedaan is dit in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
3.3.
CSB voert verweer. CSB concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Copar, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Copar, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Copar in de kosten van deze procedure. CSB heeft op goede gronden de licentieovereenkomst rechtsgeldig opgezegd en zij heeft daarvoor zwaarwegende gronden gehad en bovendien heeft zij een meer dan redelijke opzegtermijn in acht genomen.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Rechtsmacht en toepasselijk recht
4.1.
Voordat de rechtbank de zaak inhoudelijk beoordeelt, zal de rechtbank eerst beoordelen of zij bevoegd is om van de vorderingen van Copar kennis te nemen. De zaak heeft een internationaal karakter omdat CSB in België is gevestigd en Copar in Nederland.
4.2.
Gedaagde CSB is gevestigd in de Europese Unie en de vordering in de hoofdzaak betreft een burgerlijke of handelszaak die is ingesteld na 10 januari 2015. Dit betekent dat de vraag of de Nederlandse rechter in deze zaak rechtsmacht heeft, beantwoord wordt aan de hand van Brussel I-bis [1] .
4.3.
Op grond van een tussen partijen gesloten forumkeuze voor de rechtbank Amsterdam (artikel 5.9 in de licentieovereenkomst) is deze rechtbank op grond van artikel 25 Brussel I-bis internationaal bevoegd om van de vorderingen tegen CSB kennis te nemen. Partijen hebben daarbij ook een rechtskeuze gemaakt voor Nederlands recht (artikel 5.8 in de licentieovereenkomst) zodat dat recht zal worden toegepast. Dit is ook niet in geschil tussen partijen.
Geen opzegging vanwege ‘change of control’
4.4.
In artikel 4.3 van de licentieovereenkomst (zie volledig onder 2.13) is bepaald dat CSB de overeenkomst per direct kan beëindigingen als aan twee voorwaarden is voldaan:
er moet sprake zijn van ‘change of control’ (wijziging van de zeggenschap) bij Copar, én
de ‘control’ (de zeggenschap) moet terecht zijn gekomen bij een directe concurrent van CSB.
4.5.
Aan de eerste voorwaarde onder i. is voldaan. Er bestaat geen discussie tussen partijen over het feit dat Copar door MKB Fonds is overgenomen. MKB Fonds heeft 55% van de aandelen in Copar, dat is een meerderheid van de aandelen, zoals geformuleerd in artikel 4.3 van de licentieovereenkomst onder (i).
4.6.
Overigens voldoet het feit dat Copar Holding in 2021 100% van de aandelen in Copar B.V. heeft (zie afbeelding 2.9), met wie CSB de overeenkomst heeft gesloten, niet aan de bepaling van artikel 4.3 van de licentieovereenkomst. Copar Holding kwalificeert niet als een andere partij die de zeggenschap in Copar B.V. heeft verkregen omdat zij slechts een holding is die alle aandelen heeft in de uitvoerende vennootschap, met hetzelfde bestuur. Waardoor Copar Holding en Copar B.V. in die zin kunnen worden vereenzelvigd, ook wat betreft de licentierechten. De zeggenschap is daardoor niet gewijzigd.
4.7.
Vervolgens dient te worden beoordeeld of aan het vereiste onder ii. is voldaan; of MKB Fonds, die zeggenschap heeft gekregen over Copar, een directe concurrent is van CSB. Daarvoor dient het begrip ‘any direct competitor’ te worden uitgelegd. Voor de uitleg van dit begrip komt betekenis toe aan de tekst van de overeenkomst en gedragingen van partijen over en weer (Haviltex).
4.8.
In de overeenkomst wordt een aantal voorbeelden gegeven van directe concurrenten: een bedrijf of groepsmaatschappij actief in de productie van kauwgom, pastilles, snoep of andere zoetwaren. Dit is geen limitatieve lijst van directe concurrenten, maar deze begrippen kleuren wel wat moet worden verstaan onder directe concurrent.
4.9.
CSB heeft aangevoerd dat MKB Fonds een directe concurrent is van Copar, omdat MKB Fonds ook eigenaar is van Tastemakers B.V. (hierna: Tastemakers) en Australian Homemade B.V. (hierna: Australian). Tastemakers is een groothandel in foodproducten en bedenkt en ontwikkelt (seizoensgebonden) themaverpakking, kerstpakketten en geschenkpakketten waarin producten gebundeld worden verkocht.
4.10.
Australian is een merknaam en was bekend van koffie, ijs en chocolade verkoop, maar levert op dit moment alleen nog koffie. Bovendien zijn de rechten op het merk Australian indirect in handen van Copar Holding. Copar Holding B.V. heeft namelijk alle aandelen van United Food Experience B.V. overgenomen en dat is het moederbedrijf van Worldwide Brands Experience B.V. die de merknaam Australian bezit. Daardoor heeft Australian geen zeggenschap over Copar gekregen, maar is het eerder andersom.
4.11.
De rechtbank oordeelt dat zowel MKB Fonds, MKB Participatiefonds V B.V., en MKB Mix Fonds V B.V. en MKB Fonds N.V. (zie voor de structuur de afbeelding in 2.9) geen directe concurrent zijn van CSB. MKB Fonds is een participatiemaatschappij en investeerder. MKB Fonds heeft als activiteit het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen. Dit is op geen enkele manier gelieerd aan het (laten) produceren van snoep en/of zoetwaren.
4.12.
Dat onder MKB Fonds N.V. (de bovenste vennootschap in de structuur) mogelijk een directe concurrent van CSB valt, maakt het voorgaande niet anders. Daardoor is zij geen directe concurrent is van CSB. Er vallen verschillende participatiefondsen onder MKB Fonds N.V. Copar valt onder MKB Particpatiefonds V. Daarnaast bestaat er nog een participatiefonds IV, waaronder onder meer de vennootschap Tastemakers valt. Nog daargelaten of Tastemakers een directe concurrent van CSB is, kan in ieder geval niet worden geconcludeerd dat MKB Fonds N.V. een directe concurrent van CSB is, alleen maar omdat zij hier als vennootschap boven hangt. MKB Fonds N.V. heeft namelijk, volgens de verklaringen van directeur van Copar, de heer [naam 1] , en investment director bij MKB Fonds, de heer [naam 2] , geen zeggenschap over de losse participatiefondsen. CSB heeft dit betwist, maar daarvoor onvoldoende aanknopingspunten aangedragen. Als MKB Fonds geen zeggenschap heeft over de losse participatiefondsen, dan maakt het ook niet uit of hier mogelijk concurrenten van CSB onder vallen. Hetzelfde geldt voor MKB Mix Fonds V B.V.
4.13.
Kortom, MKB Fonds is op basis van haar doelomschrijving geen directe concurrent van CSB en MKB Fonds N.V. die er als vennootschap boven hangt ook niet, omdat zij geen zeggenschap heeft over mogelijk directe concurrenten die in één van haar andere participatiefondsen vallen.
4.14.
Dit betekent dat niet is voldaan aan alle vereisten van artikel 4.3 van de licentieovereenkomst en CSB dus niet op basis van die grond de licentieovereenkomst mocht opzeggen.
Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd
4.15.
De tweede opzeggingsgrond is de mogelijkheid van het opzeggen van de duurovereenkomst. Daarvoor moet echter eerst worden bepaald of de licentieovereenkomst een duurovereenkomst is voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd omdat er dan een andere afweging moet worden gemaakt voor de mogelijkheid tot opzegging. Daarvoor dient de licentieovereenkomst te worden uitgelegd.
4.16.
In de licentieovereenkomst is bepaald dat de overeenkomst voortduurt totdat geen van de Merken nog geregistreerd is (zie artikel 4.1 van de licentieovereenkomst). De merkregistraties moeten elke 10 jaar worden verlengd. CSB heeft de plicht om de merkregistraties te verlengen (artikel 2.1.1. van de licentieovereenkomst). De licentieovereenkomst wordt dus niet stilzwijgende voortgezet, maar hier is een handeling van CSB voor nodig. Als CSB zich echter niet aan deze verplichting tot verlenging van de merkregistraties houdt, betekent niet automatisch een einde van de overeenkomst, maar is sprake van wanprestatie (waarna mogelijk een einde aan de overeenkomst kan volgen door een beroep te doen op ontbinding). Maar de licentieovereenkomst eindigt dus niet van rechtswege, enkel door het verstrijken van de tijd (de duur van een merkregistratie). Voor het overige bevat de licentieovereenkomst geen concrete einddatum en is het einde van de overeenkomst daardoor onzeker en onbepaald. [2] Dit tezamen maakt dat de licentieovereenkomst een overeenkomst is voor onbepaalde tijd.
Dat de licentieovereenkomst een overeenkomst van bepaalde tijd zou zijn omdat deze is gekoppeld aan de duur van de merkregistraties (van 10 jaar) en de duur van de overeenkomst dus is gekoppeld aan de duur van een werk [3] gaat niet op. Omdat de licentieovereenkomst niet is gekoppeld aan een eenmalige periode van 10 jaar, maar het de bedoeling is dat de merkregistraties elke keer worden verlengd. Door het meermaals verlengen van de merkregistraties is het een overeenkomst van onbepaalde tijd (geworden).
Maatstaf opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd
4.17.
Over de vraag onder welke voorwaarden duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan opzegbaar zijn, heeft de Hoge Raad bij arrest van 2 februari 2018 [4] , onder meer het volgende overwogen:
‘(…) 3.6.2 Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op grond van art. 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. (Vgl. onder meer HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, NJ 2012/685, rov. 3.6, HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, NJ 2013/341, rov. 3.5.1 en HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450, rov. 4.4.2)
3.6.3
Ook als de wet of een duurovereenkomst wel voorziet in een regeling van de opzegging, kunnen, indien de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen daarvoor ruimte laten, de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval op grond van art. 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen gesteld worden.
3.6.4
Een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen kan op grond van art. 6:248 lid 2 BW onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn (vgl. HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450, rov. 4.4.2).
3.6.5
Opmerking verdient dat het hiervoor in 3.6.2 overwogene niet wegneemt dat het mogelijk is dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is. De wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept, kan daartegen, overeenkomstig het hiervoor in 3.6.4 overwogene, onder omstandigheden een beroep doen op, kort gezegd, de art. 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW. (Vgl. HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660, NJ 2016/236, rov. 4.4) (…)’
4.18.
In dit geval bevat de licentieovereenkomst een opzegbepaling (de change of control-bepaling van artikel 4.3) en zoals hiervoor is overwogen, is aan die voorwaarden voor opzegging niet voldaan. Voor het overige moet de licentieovereenkomst als niet-opzegbaar worden beschouwd. In de licentieovereenkomst is naast de opzegmogelijk geen andere optie tot beëindiging opgenomen en omdat de overeenkomst een verplichting bevat om elke 10 jaar te worden verlengd (verplichting tot verlenging merkregistraties) waardoor de overeenkomst bedoeld is om voor lange tijd voort te duren, maakt dat de licentieovereenkomst – naast de opzegmogelijkheid van artikel 4.3
change of control– naar de bedoeling van partijen als niet-opzegbaar moet worden gezien.
change of control– naar de bedoeling van partijen als niet-opzegbaar moet worden gezien.
4.19.
De wederpartij (CSB) van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept, kan daartegenover, onder omstandigheden een beroep doen op, kort gezegd, de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW) en meer in het bijzonder onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). Dat is ook wat CSB heeft gedaan.
Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd slaagt niet
4.20.
CSB heeft aangevoerd dat in dit geval sprake is van onvoorziene omstandigheden die bij het aangaan van de licentieovereenkomst niet zijn voorzien waardoor instandhouding van de overeenkomst niet van CSB kan worden verlangd.
Ten eerste betoogt CSB dat de territoriale bepaling uit artikel 1.1 van de licentieovereenkomst als het ware een lege huls is geworden omdat de scheiding van markten zoals bij het aangaan van de overeenkomst was – Copar krijgt Nederland en CSB België en Luxemburg – niet meer aan de orde is. Copar is namelijk een concurrent van CSB geworden doordat Nederlandse retailers de Belgische markt betreden. Onder meer Kruidvat, Jumbo en Albert Heijn kopen centraal hun producten in in Nederland en leveren die aan al hun vestigingen in de Benelux. Daardoor komen de door Matthijs geproduceerde Draculatanden van Copar ook op de Belgische markt.
Ten tweede wordt CSB – door deze marktwijziging – geconfronteerd met de Draculatanden van Copar die van een andere kwaliteit zijn en een andere receptuur hebben, die nu ook op de Belgische markt komen. Daardoor is sprake van verwatering van de kwaliteit, aldus CSB.
4.21.
De rechtbank oordeelt dat de gewijzigde marktsituatie niet is aan te merken als een onvoorziene omstandigheid.
Copar heeft aangevoerd dat in 2012 – bij het aangaan van de overeenkomst – ook al producten via Nederland in België terecht kwamen. Toen waren er namelijk al samenwerkingsverbanden tussen Ahold en Delhaize en ook Kruidvat had toen al winkels in België. CSB heeft ook niet betwist dat in 2012 Nederlandse retailers op de Belgische markt zaten, maar zij betoogt dat sinds 2012 dit op veel groter schaal gebeurt en dat het nu normaal is dat distribiteurs centraal inkopen en aan de hele keten leveren. Hiervoor werd voor Kruidvat België nationaal bij Belgische distribiteurs ingekocht en nu wordt er in Nederland ingekocht voor de hele Benelux. Dat het nu op grotere schaal voorkomt dan in 2012 maakt het echter geen onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. In 2012 was deze markt nog wel veel kleiner, maar een toename van reeds bestaande concurrentie tussen de Belgische retailers en de Nederlandse retailers valt niet onder onvoorziene omstandigheden.
Copar brengt de Draculatanden overigens zelf niet buiten Nederland op de markt. Dat doen haar Nederlandse afnemers die zelfstandig handelen.
4.22.
De conclusie is dat geen sprake is van onvoorziene omstandigheden op basis waarvan CSB de licentieovereenkomst kon opzeggen.
Licentieovereenkomst geldt nog tussen partijen
4.23.
Dat betekent dat de opzegging van de licentieovereenkomst door CSB geen effect heeft. De gevorderde verklaring voor recht (vordering I) wordt toegewezen.
4.24.
De licentieovereenkomst geldt nog tussen partijen voor de op dit moment geldige merkrechten. De merkrechten met registraties 636668 en 642254 zijn verlopen, maar vervangen door registraties 1391217 en 1391233. Deze laatst genoemde registraties staan weliswaar niet genoemd in de licentieovereenkomst, maar de licentieovereenkomst moet zo worden gelezen dat de licentie geldt voor deze nieuwe – vervangende – merkregistraties in plaats van de oude verlopen registraties omdat het gaat om exact hetzelfde merk. De vordering onder II zal dan ook voor die Merken worden toegewezen.
Geen onrechtmatig handelen CSB
4.25.
Copar stelt dat CSB onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij Matthijs heeft benaderd en daarbij de licentieovereenkomst te ontkennen en er voor proberen te zorgen dat Matthijs zou stoppen met de productie. Deze stelling heeft Copar echter onvoldoende onderbouwd nadat duidelijk werd dat CSB zich heeft vergist. Zij heeft niet gesteld dat is voldaan aan alle vijf vereisten van onrechtmatige daad (onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade, causaal verband tussen de daad en de schade en relativiteit). Bovendien heeft zij in het algemeen ook niet voldoende handen en voeten gegeven aan deze stelling om onrechtmatig handelen van CSB vast te kunnen stellen. De vordering onder III wordt afgewezen.
4.26.
Daardoor strandt ook de gevorderde verklaring voor recht dat CSB aansprakelijk is voor de alle schade van Copar en de vordering tot betaling van de juridische kosten, omdat de grondslag voor deze vordering de onrechtmatige daad is, die niet is komen vast te staan.
Proceskosten
4.27.
CSB is grotendeels in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. De proceskosten van Copar worden begroot op:
- kosten van de dagvaarding
€
106,73
- griffierecht
€
2.889,00
- salaris advocaat
€
1.228,00
(2,00 punten × € 614,00)
- nakosten
€
178,00
(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal
€
4.401,73
4.28.
De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
verklaart voor recht dat de opzegging van de licentieovereenkomst door CSB in de brief d.d. 22 juni 2023 geen effect heeft,
5.2.
verklaart voor recht dat Copar het recht heeft om de Benelux woord- en vormhandelsmerken geregistreerd onder de nummers: 620910, 620958, 609395, 1391217 en 1391233 te gebruiken binnen de geografische grenzen van Nederland onder de voorwaarden zoals opgenomen in de licentieovereenkomst,
5.3.
veroordeelt CSB in de proceskosten van € 4.401,73, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als CSB niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend,
5.4.
veroordeelt CSB tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald,
5.5.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, rechter, bijgestaan door mr. E.H. van Kolfschooten, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2024.